SAP Granada 216/2015, 16 de Octubre de 2015
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 216/2015 |
| Emisor | Audiencia Provincial de Granada, seccion 3 (civil) |
| Fecha | 16 Octubre 2015 |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA
SECCIÓN TERCERA
RECURSO Nº 410/2015
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE GRANADA
ASUNTO: J. ORDINARIO Nº 247/2013
PONENTE SR. ENRIQUE PINAZO TOBES.
S E N T E N C I A Nº 216
ILTMOS. SRES.
PRESIDENTE
D. JOSÉ LUIS LÓPEZ FUENTES
MAGISTRADOS
D. ENRIQUE PINAZO TOBES
Dª ANGÉLICA AGUADO MAESTRO Granada a 16 de octubre de 2015
La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial ha visto el recurso de apelación nº 410/2015, en los autos de Juicio Ordinario nº 247/2013, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, seguidos en virtud de demanda de TRANSFORMADOS DEL SUR, S.A. y PAUL & ESTHER, S.L., representados por la procuradora Dª . Rocío García-Valdecasas Luque y defendidos por el letrado D. Carlos Lema Devasa; contra RAFHAELO GUTTI, S.L., representado por la procuradora Dª . María José Rodríguez García y defendido por el letrado D. Alberto J. Rodríguez.
DE H ECHO
Por el mencionado Juzgado se dictó sentencia en fecha 21 de mayo de 2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Se estima parcialmente la demanda formulada por Dñª. Rocío García Valdecasas Luque, en nombre y representación del Transformados del Sur SA y Paul & Esther SL,contra Rafhaelo Gutti SL.En consecuencia, declaro que Transformados del Sur SA, en su condición de titular de las marcas españolas nº 2.663.278 "Spagnolo", 2.921.219 "Spagnolo", 2.975.773 "Spagnolo" y 2.975.847, ostenta el derecho exclusivo y excluyente sobre dichos signos. Asimismo, declaro la nulidad parcial de la marca nº 2.989.643 "Camisería la española", exclusivamente para los productos de la clase 25 de la Clasificación de Niza. Del mismo modo, declaro que Rafhaelo Gutti SL infringe las marcas nº
2.921.219 "Spagnolo" y 2.975.773 "Spagnolo" y que dichos actos de infracción han ocasionado daños y perjuicios a Transformados del Sur SA. Por otra parte, condeno a Rafhaelo Gutti SL a estar y pasar por dichas declaraciones, librándose oficio a la OEPM para que se anote la nulidad parcial antes mencionada. Asimismo, le condeno a cesar en la utilización de la marca nº nº 2.989.643 "Camisería la española" para identificar en el mercado productos de la la clase 25 de la Clasificación de Niza así como a cesar en la utilización de la expresión "La española", siempre y cuando la misma aparezca con el tipo de letra y colores utilizados en las marcas nº 2.921.219 "Spagnolo" y nº 2.975.773 "Spagnolo" o enmarcada entre dos banderas españolas, tal y como aparece la marca nº 2.975.773 "Spagnolo". Del mismo modo, condeno a Rafhaelo Gutti SL a retirar del mercado todos los productos textiles y materiales en los que se hayan materializado las infracciones marcarias antes expuestas así como entregar dichos productos a la parte actora para proceder a su destrucción o, a su elección, para su cesión con fines humanísticos a una ONG. Finalmente, condeno a Rafhaelo Gutti SL a indemnizar a Transformados del Sur SA en la cantidad de 125.810,95 #así como a publicar el encabezamiento y fallo de la presente sentencia en los periódicos "El País" y "Diario de Sevilla", con unas dimensiones de 12cm x 12 cm, en la sección de economía o empresa, a costa de la demandada. Por último, cada parte deberá abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. Líbrese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón, quedando el original en el presente libro. Asimismo, y una vez sea firme la presente resolución, comuníquese la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas a los efectos previstos en el art. 61.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas ".
Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por ambas partes actora y demandada mediante su escrito motivado, dándose traslado respectivamente a la parte contraria que se opusieron, una vez remitidas las actuaciones a la Audiencia Provincial, fueron turnadas a esta Sección Tercera el pasado día 3 de septiembre de 2015, y formado rollo se señaló para votación y fallo el día 15 de octubre de 2015.
Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. ENRIQUE PINAZO TOBES.-
Validez de la marca 2.883.004 y uso de cualquier referencia española o a lo español, en los signos confrontados.
La parte actora pretende, en base a su registro de marca mixta prioritario, 2.663.278, que incorpora la traducción al italiano de la palabra español, "spagnolo", siendo su principal característica el especial diseño de la letra S, inicial, con grafía diferente, más grande e incorporando en su interior los colores de la bandera española, que se anule, la marca denominativa CAMISERIA LA ESPAÑOLA, debiendo la demandada, en definitiva, cesar en su uso, así como también en el empleo de la expresión "LA ESPAÑOLA", con gráfico, indeterminado, es decir con cualquier forma, ya que no estima suficiente la condena impuesta en la sentencia apelada al uso de tal expresión, empleando los mismos colores y enmarcado que los reflejados en sus marcas 2921219 y 2975773.
Pretende la demandante monopolizar, indebidamente, el concepto y la fonética del término español, creando una ventaja competitiva ilegítima en su favor, dando fuerza distintiva de manera improcedente a una expresión que desde luego hace referencia a la procedencia geográfica del producto.
Como recuerda la jurisprudencia europea, Sentencia TPICE 8 de septiembre de 2005, el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento núm. 40/94 impide que los signos o indicaciones contemplados en éste precepto se reserven a una sola empresa por su registro como marca. Esta disposición persigue un objetivo de interés general que exige que todos puedan utilizar libremente tales signos o indicaciones.
La SAP, Civil sección 28 de Madrid de 4 de Julio del 2008, señala que: "Es posible registrar marcas que incluyan términos descriptivos, puesto que lo que prohíbe de modo absoluto el art. 5.1, en sus apartados b y c, de la Ley de Marcas es el registro como marca de los signos que se compongan "exclusivamente" de tales signos o indicaciones carentes de carácter distintivo o descriptivos. Ahora bien, la posibilidad de registrar tales marcas no impide que las mismas tengan una menor "fuerza ofensiva" para impedir registros de marcas similares, puesto que tales términos directa o indirectamente descriptivos no pueden ser monopolizados y debe preservarse su libre uso por los intervinientes en el mercado (lo que se ha venido a llamar "imperativo de disponibilidad" o "Freihaltebedürfnis" de la doctrina marcaria alemana)".
El que la demandante haya podido registrar su signo en la OEPM no puede llevar a que excluya del tráfico mercantil y económico la posibilidad de que otros empresarios utilicen el término "español", puesto que se trata de un término relativo a la procedencia del producto, cuyo monopolio no ostenta el demandante, por lo que debe encontrarse a disposición del resto de los empresarios.
El termino, español, que es al que pretende equipar su signo distintivo la demandante, no puede cumplir la función propia de la marca, es decir indicar el origen empresarial de los productos o servicios para los que se concede, cuando lo que hace es solo mencionar su procedencia o relación con España.
Como hemos visto no es posible registrar exclusivamente el signo que pretende monopolizar la actora, art. 5.1 c) LM . La razón de ser de esta prohibición radica en la imposibilidad de ostentar en exclusiva estos signos, que es lo que aquí realmente pretende la demandante con el ejercicio de su acción, buscando gozar en exclusiva de la asociación del término español a sus productos.
Aquí como hemos razonado la traducción, fácilmente entendible para el público, al italiano, de la palabra "español", no tiene fuerza ofensiva suficiente como para impedir el uso de la última expresión por terceros pues, como señala la STJCE 6 de mayo de 2003, >, que es la que pretende alcanzar la demandante respecto de la palabra español, o cualquier derivado o equivalente de ella, como en este caso española.
Por tanto, discrepando de la valoración del apartado de hechos probados de la sentencia apelada, no podemos apreciar que exista riesgo de confusión por el mero hecho de emplear la parte demandada, en su registro de marca y en el tráfico económico, la expresión "la española", tomando en cuenta el verdadero de carácter distintivo oponible a terceros de la expresión spagnolo de la marca anterior, que no debe equipararse con el posible uso o registro indebido por la demandada de los elementos gráficos característicos de otras marcas de la demandante.
Aunque la actora alegó, hecho segundo de la demanda, la notoriedad de la marca, llamándola indebidamente denominativa, cuando sus registros son solo mixtos o exclusivamente gráficos, no la invoco como concurrente al tiempo de la solicitud del registro de marca de la demandada 2.883.004, ni en base a ello ejercitó su acción de nulidad. En todo caso, al margen de los reconocimientos que en 2014 puedan haberse realizado sobre la notoriedad del signo "spagnolo", en comparación con termino idéntico, en todo caso la singularidad que puede haber alcanzado, por publicidad o implantación posterior, no permite, como hemos razonado, monopolizar la asociación, fonética (realmente es la que resulta por la coincidencia de letras) o...
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