Sentencia nº 28/2016 de AP Barcelona, Sección 15ª, 8 de Febrero de 2016

Procedimiento:CIVIL
Ponente:LUIS RODRIGUEZ VEGA
Fecha de Resolución: 8 de Febrero de 2016
Número de Resolución:28/2016
Número de Recurso:524/2014
Emisor:Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª
RESUMEN

PROPIEDAD INDUSTRIAL. MARCAS. La acción por infracción del derecho de marca ejercitada requiere una comparación entre los productos para los que la marca ha sido registrada y los productos identificados con el signo presuntamente infractor, lo que presupone que actora identifique en su demanda aquellos, para que el tribunal, en primera y en segunda instancia, pueda hacer esa comparación. Se... (ver resumen completo)

 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

Rollo núm. 524/2014-2ª

Juicio Ordinario núm. 372/2013

Juzgado Mercantil núm. 2 Barcelona

SENTENCIA núm. 28/2016

Composición del tribunal:

LUIS GARRIDO ESPA

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

LUIS RODRÍGUEZ VEGA

En la ciudad de Barcelona a ocho de febrero de dos mil dieciséis.

VISTOS en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario, tramitados con el número arriba expresado por el Juzgado Mercantil número 2 de esta localidad, por virtud de demanda de Cend Limited contra Clinical Nutrition SA, pendientes en esta instancia al haber apelado Clinical Nutrition la sentencia que dictó el referido Juzgado el día 15 de julio de 2014.

Han comparecido en esta alzada la apelante Clinical Nutrition, representada por el procurador de los tribunales Juan Álvaro Ferrer y defendida por la letrado Lara Broschat García, así como Cend Limited y The Hut.com Limited en calidad de apelada, representadas por la procuradora Araceli García Gómez y defendidas por el letrado Jorge Oria Sousa Montes.

ANTECEDENTES DE HECHO

  1. El procedimiento se inició mediante demanda presentada el día 26 de abril de 2013 por la procuradora de los tribunales Sra. Araceli Mangas, en representación de Cend Limited, en la que pretende que se declare la nulidad de la marca española 2887852 Myprotein, registrada para productos de las clases 5 y 32, a nombre de Clinical Nutrition, por haberse inscrito de "mala fe".

  2. Emplazado el demandado, compareció para contestar a la demanda y oponerse a las pretensiones del actor, solicitando la desestimación de la demanda y la condena en costas de este. Al mismo tiempo formuló reconvención, no solo contra la actora, sino contra The Hut.com Limited, en la que pretende que se declare que las demandadas reconvencionales mediante el uso de los signos "MYPROTEIN" y "MYPROTEIN FUEL YOUR AMBITION", como nombre comercial, como nombre de dominio y para identificar productos de nutrición deportiva, infringe los derechos sobre su marca española 2887852 MYPROTEIN, por lo que solicita que se condene a las demandadas a cesar en el uso de dichos signos, a retirar del mercando los productos marcados, a indemnizar a Clinical Nutrition por las ganancias dejadas de obtener, a una indemnización coercitiva y al pago de las costas. 3. La representación de Cend Limited, mediante escrito de fecha 25 de septiembre de 2013, contestó a la demanda reconvencional oponiéndose a la misma, solicitando su desestimación y la condena en costas de la reconviniente.

  3. Emplazado The Hut.Com Limited compareció, mediante escrito de fecha 5 de diciembre de 2013, para oponerse a la demanda reconvencional en los mismo términos que la codemandada.

  4. La audiencia previa tuvo lugar el día 10 de abril de 2014 y el juicio el día 18 de junio de 2014.

  5. El día 15 de julio de 2014 se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: FALLO «Estimando íntegramente la demanda interpuesta por parte de la entidad Cend Limited contra la entidad Clinical Nutrition, declaro: la nulidad de la marca española numero 2887852 MYPROTEIN en las clases 5 y 32 del Nomenclátor Internacional por haber sido solicitada de "mala fe". Se imponen las costas de la reclamación a la parte demandada.

    De igual modo, desestimo íntegramente la reconvención interpuesta por parte de la entidad Clinical Nutrition contra la entidad Cend Limited y contra la entidad Hut.Com Limited, absolviendo a éstas de la reclamación contra ellas efectuada. Se imponen las costas de la reclamación a la parte reconviniente».

  6. Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación Clinical Nutrition. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 29 de octubre de 2015 pasado.

    Actúa como ponente el magistrado LUIS RODRÍGUEZ VEGA.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

  1. La apelante pretende que se revoque la sentencia que declaró la nulidad de la marca nacional M'852 Myprotein, por haber sido inscrita de "mala fe", y que, por el contrario, se estime la demanda reconvencional, en la que ejercita una acción de infracción de aquella marca contra las codemandadas Cend Limited y The Hut.com Limited.

  2. La recurrente niega que procediera de "mala fe" al inscribir su marca Myprotein, de modo que si se declara dicha nulidad, tendremos que desestimar la demanda reconvencional y absolver a los codemandados.

  3. En relación a la acción de nulidad, son hechos no controvertidos en esta instancia, por haber sido reconocidos inicialmente o por haber sido consentidos por el recurrente, los siguientes:

    a) Cend Limited es una sociedad radicada en el Reino Unido, constituida en el año 2000, dedicada a la venta online de suplementos nutricionales y dietéticos para el deporte. Dicha actividad se desarrolla a través del portal de Internet Myprotein.com, en el que hay una versión nacional para atender la demanda del Reino Unido, Irlanda, Francia, Italia, Alemania y España.

    b) Cend Limite utiliza el dominio Myprotein.es, al que se puede acceder directamente o desde el portal común, para vender sus productos en España, proporcionando a los consumidores toda la información en español. En este punto hay que señalar que las partes discuten la fecha en la que se dio de alta dicho dominio.

    c) Cend Limited es titular de dos marcas británicas. La marca británica 2479145 Myprotein, solicitada el 27 de febrero de 2008, registrada para productos de la clases 5, en concreto suplementos dietéticos deportivos y de nutrición, clase 29 y clase 30. La marca británica 2411617 "Myprotein.co.uk sport supplements tailored for you", solicitada el 20 de enero de 2006 para productos de la clase 29 y 30.

    d) Cend Limited es igualmente titular del dominio MYPROTEIN.CO.UK, registrado el 6 de noviembre de 2003.

    e) La compañía Cend Limited fue adquirida por la compañía "The Hut Group", dedicada a la venta online de productos diversos, como los nutricionales o de moda, en junio de 2011. The Hut Group es propietario en España del sitio web "Zavvi.es" dedicado principalmente a la venta online de videojuegos.

    f) Clinical Nutrition SA, es una sociedad domiciliada en Barcelona, constituida en el año 1981, dedicada a la comercialización de productos dietéticos o nutricionales para el deporte, que, entre otras marcas, utiliza el nombre Nutrisport, que también utiliza para identificar el nombre de dominio Nutrisport.es.

    g) El día 4 de agosto del 2009 Clinical Nutrition solicitó la marca denominativa "Myprotein", para productos de la clase 5 productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso medico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas; así como para productos de la clase 32, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas. La marca fue concedida el 24 de noviembre del 2009.

    h) En septiembre 2010 Clinical Nutrition lanzó al mercado español una gama de batidos con la marca MYPROTEIN y con elevado valor proteico, cuya finalidad es favorecer la recuperación después del entrenamiento.

    i) Haciendo uso de aquella marca española, Clinical Nutrition se opuso a la concesión de la marca comunitaria solicitada por Cend Limited el 17 de mayo de 2011, para proteger productos de la clase 5 y de la clase 32, "MYPROTEIN Fuel Your Ambition", oposición que fue estimada en primera instancia por la OAMI y se encuentra pendiente de apelación.

  4. El art. 51.1.b) de la Ley de marcas 17/2001, 17 de diciembre (LM) al regular las causas de nulidad absoluta, establece que "el registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación: (...) b) cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de "mala fe". Esta acción puede ser ejercitada por cualquier persona con interés legitimo, tal y como establece el art. 59. a) LM . La actora está legitimada para el ejercicio de dicha acción como solicitante de una marca comunitaria, que le permitiría comercializar sus productos en España con dicho signo, frente a la que se ha opuesto el demandado como titular de la marca cuya nulidad se pretende. En consecuencia, hay que desestimar la excepción de falta de legitimación o litisconsorcio activo necesario argüida por el demandado.

  5. El art. 51.1b) LM responde a la incorporación al derecho interno del art. 3.2.d) de la Directiva 2008/95/ CE del Parlamento...

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