Sentencia nº 174/2016 de AP Barcelona, Sección 15ª, 20 de Julio de 2016

Ponente:JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO
Número de Recurso:215/2015
Procedimiento:CIVIL
Número de Resolución:174/2016
Fecha de Resolución:20 de Julio de 2016
Emisor:Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª
RESUMEN

PROPIEDAD INDUSTRIAL INFRACCIÓN DE PATENTE. COMPETENCIA DESLEAL. La política comercial común se basará en principios uniformes, en particular por lo que se refiere a las modalidades arancelarias, la celebración de acuerdos arancelarios y comerciales relativos a los intercambios de mercancías y de servicios, y los aspectos comerciales de la propiedad intelectual e industrial. La política comercial ... (ver resumen completo)

 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

ROLLO Nº 215/2015-1ª

JUICIO ORDINARIO Nº 613/2011

JUZGADO MERCANTIL Nº 7 DE BARCELONA

SENTENCIA núm. 174/2016

Ilmos. Sres. Magistrados

DON JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN

DON LUIS GARRIDO ESPA

DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO

En Barcelona a veinte de julio de dos mil dieciséis.

Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 613/2011 ante el Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona, a instancia de PFIZER INC y PFIZER S.L.U., representadas por el procurador de los tribunales Don Ángel Quemada Cuatrecasas y asistidos por el letrado Miquel Montañá Mora; contra KERN PHARMA, S.L., ACTAVIS SPAIN, S.A., LABORATORIOS CINFA, S.A., RATIOPHARM ESPAÑA, S.A., SANDOZ FARMACÉUTICA, S.A. y TEVA PHARMA S.L.U., representadas por el Procurador D. Ignacio López Chocarro y asistidas por el letrado D. Javier Huarte Larrañaga; contra LABORATORIOS NORMON, S.A., GENÉRICOS NORMON, S.A., representadas por el Procurador D. Ignacio López Chocarro y asistidas por el Letrado D. Oriol Ramón Sauri; contra TECNIMEDE ESPAÑA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, S.A., MABO FARMA, S.A., GERMED FARMACÉUTICA, S.L.U, FARMALIDER, S.A., HELM IBÉRICA, S.A, APOTEX ESPAÑA S.A. representadas por el Procurador D. Ignacio López Chocarro y asistidas por el Letrado D. Miguel Vidal-Quadras Trias de Bes; y contra LABORATORIOS Q PHARMA, S.L., representada por el Procurador D. Ignacio López Chocarro y asistida por el Letrado D. Iván Sempere Massa, sobre infracción de patente y competencia desleal.

Penden las actuaciones ante esta Sala por virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte actora contra la sentencia dictada en fecha 28 de octubre de 2014 .

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

" DESESTIMO la demanda formulada por D. Ángel Quemada Cuatrecasas, en nombre y representación de PFIZER INC. y PFIZER S.L.U., y ABSUELVO a KERN PHARMA, S.L., ACTAVIS SPAIN, S.A., LABORATORIOS CINFA, S.A., LABORATORIOS NORMON, S.A., GENÉRICOS NORMON, S.A., RATIOPHARM ESPAÑA, S.A., SANDOZ FARMACÉUTICA, S.A., TECNIMEDE ESPAÑA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, S.A., TEVA PHARMA S.L.U., MABO FARMA, S.A., LABORATORIOS Q PHARMA, S.L., GERMED FARMACÉUTICA, S.L.U, FARMALIDER, S.A., HELM IBÉRICA, S.A, APOTEX ESPAÑA S.A. y LABORATORIOS Q-PHARMA de la totalidad de las pretensiones formuladas en su contra, sin imposición de las costas procesales causadas."

SEGUNDO

Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandante. Las demandadas presentaron escritos de oposición al recurso.

TERCERO

Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para la vista, que tuvo lugar el pasado 14 de abril de 2016.

Es ponente el Ilmo. Sr. DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO

Las demandantes PFIZER INC. Y PFIZER S.L.U. (en adelante, PFIZER) ejercitaron de forma acumulada acción por infracción de la patente española ES 2.071.919 y su certificado complementario de protección núm. 009900010, que extiende su protección al Sildenafilo como producto, y de competencia desleal, contra las demandadas, que comercializan o están en condiciones de comercializar medicamentos genéricos de Sildenafilo. Para contextualizar la controversia estimamos conveniente partir de la relación de hechos probados que contiene la sentencia apelada, que en lo sustancial no son discutidos en esta segunda instancia:

  1. ) PFIZER INC es titular de la patente ES 2.071.919, que es la validación en España de la patente EP 463.756 y que tiene por objeto el Sildenafilo, un principio activo que PFIZER, S.L.U. comercializa en España bajo las marcas VIAGRA®, indicado para el tratamiento de la disfunción eréctil, y REVATIO®, indicado para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar, y en su CCP Núm. 009900010.

  2. ) La solicitud de la patente es de 7 de junio de 1.991, mientras que la publicación de la misma es de 19 de abril de 1.995.

  3. ) La patente europea contiene tres juegos de reivindicaciones: (i) un juego de 8 reivindicaciones de producto químico, de producto farmacéutico y de uso para Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda, etc. (ii) un juego especial de 6 reivindicaciones de procedimiento para España y (iii) un juego especial de 7 reivindicaciones de producto químico y de procedimiento para Grecia.

  4. ) La primera traducción al castellano de la patente EP 463.756 fue presentada por PFIZER INC. ante la OEPM en fecha 22 de mayo de 1995 y no contenía reivindicaciones de producto, sino solamente las 6 reivindicaciones de procedimiento.

  5. ) El 31 de marzo de 2006, PFIZER INC. depositó ante la OEPM, utilizando el cauce procedimental del artículo 12 del Real Decreto 2424/1986, una traducción revisada de la patente EP 463.756 que incluía las reivindicaciones de producto que no se habían incluido en la Traducción Original. La mención del depósito de la Traducción Revisada fue publicada en el BOPI de 1 de julio de 2006.

  6. ) Por Resolución de fecha 20 de julio de 2006 la OEPM dejó sin efecto la publicación de la Traducción Revisada. PFIZER INC. formuló Recurso de Alzada de fecha 28 de julio de 2006 contra la anterior Resolución y mediante Resolución de 27 de octubre de 2006, la OEPM resolvió de forma conjunta los Recursos de Alzada que habían presentado, (i) de una parte, PFIZER INC. y otros laboratorios cuyas patentes se encontraban en idéntica situación a la de la patente ES 2.071.919; y (ii) de otra parte, un grupo de 12 laboratorios de medicamentos genéricos, entre los que se encontraban las ahora demandadas CINFA, SANDOZ, RATIOPHARM y NORMON, que se oponían a la publicación de las traducciones revisadas presentadas, entre otros, por PFIZER INC.

  7. ) La OEPM estimó los Recursos de Alzada anulando y dejando sin efecto, por lo que ahora interesa, la publicación de la Traducción Revisada de la patente ES 2.071.919 en el BOPI de 1 de julio de 2006.

  8. ) Agotada la vía administrativa, PFIZER INC. interpuso demanda contencioso-administrativa, la cual fue desestimada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Sentencia de 26 de marzo de 2009, contra la que se interpuso el correspondiente Recurso de Casación, que fue resuelto por Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª) de 4 de noviembre de 2010 .

  9. ) Esta sentencia de la Sala 3ª del TS de 4 de noviembre de 2010 ha reconocido el derecho de PFIZER INC. a incorporar a la patente ES 2.071.919, por el cauce procedimental de la traducción revisada previsto en el artículo 12 del Real Decreto 2424/86, las reivindicaciones de producto a las que tiene derecho conforme a lo dispuesto en los artículos 27.1 y 70 del ADPIC. 10º) Las reivindicaciones de producto de la patente ES 2.071.919 fueron publicadas en el BOPI del 30 de agosto de 2011, en ejecución de la Sentencia de 4 de noviembre de 2010 del Tribunal Supremo (Sala 3 ª), con efectos desde el día 1 de julio de 2006, como es de ver en la certificación aportada por la parte actora en su documento 1 de los aportados con la demanda.

  10. ) A fecha de interposición de la demanda, las co-demandadas, KERN, ACTAVIS, CINFA, NORMON, RATIOPHARM, SANDOZ, TECNIMEDE han iniciado la comercialización en España de medicamentos genéricos que incorporan Sildenafilo como principio activo. Mientras que las co-demandadas Q PHARMA, GERMED, FARMALÍDER, GENÉRICOS NORMON, HELM y GP-PHARM han obtenido autorización para comercializar en España genéricos de Sildenafilo.

SEGUNDO

La parte actora sostuvo en la demanda que los medicamentos genéricos que incorporan Sildenafilo como principio activo invadían el ámbito de protección del CCP 009900010 (en adelante, CCP 010) sobre la Patente Española 2.071.919 (en adelante EP 919), en concreto, de las reivindicaciones primera y cuarta, que extienden su protección al Sildenafilo como tal y a sus sales, así como la reivindicación quinta, que protege cualquier composición farmacéutica que comprenda una sal farmacéuticamente aceptable de Sildenafilo. Anticipándose a posibles alegaciones de las demandadas, suscitadas en los requerimientos previos, la demandante alegó que las demandadas no podían invocar la excepción de "uso previo" sobre la invención objeto de la patente. De un lado, por cuanto el Reino de España, cuando se adhirió al Convenio de Patente Europea (CPE), no se valió de la cláusula opcional del artículo 70.4 del ADPIC. Y, de otro lado, aun cuando fuera aplicable aquella excepción, tampoco concurrían los requisitos para su estimación en la medida que las demandadas no pueden ser consideradas terceros de buena fe.

Los actos de las demandadas, al entender de la demandante, constituyen, además una actividad desleal, en tanto en cuanto infringen los artículos 11.2º (actos de imitación desleal) y 4 (actos de obstaculización) de la Ley de Competencia Desleal .

Por todo ello solicitó que se condenara a las demandadas al cese en la actividad infractora, con todos los pronunciamientos inherentes, que se reseñan en el suplico, incluida la condena al pago de los daños y perjuicios causados, de acuerdo con las bases establecidas en la demanda.

TERCERO

KERN, RATIOPHARM, CINFA, SANDOZ, ACTAVIS, TEVA y GP-PHARM se opusieron a la demanda alegando, en síntesis, que las acciones de violación del CCP 010 no pueden fundarse en la traducción revisada, pues la patente base de dicho CCP es la traducción original en base a la cual se concedió. La protección conferida por el CCP no puede verse ampliada de forma sobrevenida con posterioridad...

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