SAP Madrid 292/2016, 22 de Julio de 2016
| Ponente | ENRIQUE GARCIA GARCIA |
| ECLI | ES:APM:2016:11353 |
| Número de Recurso | 479/2014 |
| Procedimiento | RECURSO DE APELACIóN |
| Número de Resolución | 292/2016 |
| Fecha de Resolución | 22 de Julio de 2016 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 28ª |
Audiencia Provincial Civil de Madrid
Sección Vigesimoctava
C/ Gral. Martínez Campos, 27, Planta 1 - 28010
Tfno.: 914931988
37007740
251658240
N.I.G.: 28.079.00.2-2014/0141560
Recurso de Apelación 479/2014
O. Judicial Origen: Juzgado de lo Mercantil nº 03 de Madrid
Autos de Procedimiento Ordinario 725/2009
APELANTE:: VIAJES ECI SL
PROCURADOR D./Dña. MERCEDES CARO BONILLA
VIAJES EL CORTE INGLES SA
PROCURADOR D./Dña. CESAR BERLANGA TORRES
SENTENCIA nº 292/2016
En Madrid, a 22 de julio de 2016.
La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en lo mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Enrique García García, D. Pedro Mª Gómez Sánchez y
D. Borja Villena Cortés, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 479/2014, los autos del procedimiento juicio ordinario nº 725/2009, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid, siendo objeto del mismo acciones en materia de propiedad industrial.
Son partes en la segunda instancia, el procurador D. César Berlanga y la letrada Dª. Assumpta Zorraquino por VIAJES EL CORTE INGLÉS SA, y la procuradora Dª. Mercedes Caro y el letrado D. Javier Maestre por VIAJES ECI SL, ambos como apelantes y apelados, respectivamente.
Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 27 de julio de 2009 por la representación de VIAJES EL CORTE INGLÉS SA contra VIAJES ECI SL, en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba:
"1º. Se declare que la utilización por parte de VIAJES ECI SL, de la denominación VIAJES ECI SL, constituye una violación de los derechos de marca que sobre la misma ostenta VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. 2º Se ordene a la demandada la cesación en la utilización de la denominación VIAJES ECI o cualquier otra que incluya en todo o en parte dicho distintivo o que por su parecido pudiera infringir los derechos prioritarios de la demandante.
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Se condene a la demandada a destruir y/o suprimir el material publicitario y/o de comunicación (notas de prensa, anuncios, vallas publicitarias, folletos, catálogos, contenidos de la página web, etc.) en el que aparezca en todo o en parte reproducida la denominación VIAJES ECI o que por su parecido infringir los derechos prioritarios de la demandante.
-
Se condene a la demandada a transferir a VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. las marcas 2.611.739 y
2.662.773 y el nombre comercial 258357 "VIAJES ECI", de conformidad con el artículo 2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas por haber sido dichos signos solicitados con fraude de los derechos de la actora.
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Subsidiariamente y para el caso en que no se admitiera lo solicitado en el pedimento 4º, se declare la nulidad de las marcas 2.611.739 y 2.662.773 "VIAJES ECI" y del nombre comercial 258.357 "VIAJES ECI" titularidad de VIAJES ECI, S.L. por ambas o por cualquiera de la siguientes causas:
Por hallarse los referidos registros incursos en el motivo de nulidad absoluta previsto en el artículo 51.1
-
de la Ley 17/2001 de Marcas, al haber sido solicitados de mala fe.
Por hallarse incursos en el motivo de nulidad relativa previsto en el artículo 52.1 de la Ley 17/2001 de marcas al ser incompatibles por su práctica identidad o semejanza denominativa, conceptual y aplicativa, con las marcas prioritarias titularidad de VIAJES EL CORTE INGLES, S.A objeto de la presente demanda.
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Se condene a la demandada a trasferir a VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. el nombre de dominio .
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Se ordene a la demandada a cambiar la denominación social VIAJES ECI SL, por otra que no incluya ni en todo ni en parte la denominación VIAJES ECI o lesione los derechos prioritarios de VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.
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Se condene a la demandada a la publicación íntegra y a su costa de la sentencia condenatoria en dos periódicos de ámbito nacional y en dos revistas nacionales del sector.
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Se condene a la demandada a indemnizar a VIAJES EL CORTE INGLES, S.A en concepto de daños y perjuicios causados cuyo importe deberá fijarse en sentencia, tomando como referencia los beneficios que haya obtenido VIAJES ECI S.L. como consecuencia de la violación, cuya cuantificación se determinará en el curso de la fase probatoria del procedimiento o en ejecución de la sentencia.
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Subsidiariamente para el caso en que no fuera estimado el pedimento anterior, se condene a la demandada indemnizar a VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. en concepto de daños y perjuicios causados a razón del uno por ciento de la cifra de negocios obtenida por VIAJES ECI SL, con el servicio ilícitamente marcado con el distintivo VIAJES ECI.
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Se condene a la demandada al pago de las costas de este juicio."
Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid dictó sentencia, con fecha 13 de julio de 2011, cuyo fallo era el siguiente:
"Estimar parcialmente la demanda interpuesta por VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A., contra VIAJES ECI S.L, y en su consecuencia:
CONDENAR a la entidad demandada a transferir a VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A., las marcas
2.611.739 y 2.66.773 "VIAJES ECI" y el nombre comercial 258.357 "VIAJES ECI".
ABSOLVER a la entidad demandada de los demás pedimentos deducidos en su contra.
NO CONDENAR en COSTAS a ninguna de la partes".
Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de ambas se interpusieron sendos recursos de apelación. Tras ser ambos admitidos por el mencionado juzgado y tramitados en legal forma, una vez planteada la respectiva oposición a los mismos por la contraparte, se acordó por el juzgado la remisión de autos a la Audiencia Provincial de Madrid.
La recepción de los autos en el registro de la Audiencia Provincial de Madrid, con fecha 30 de septiembre de 2014, dio lugar al posterior reparto del asunto a la sección 28ª, donde se procedió a la formación del presente rollo de apelación, que se ha seguido con arreglo a los trámites propios de la segunda instancia.
La sesión de deliberación del asunto se realizó, respetando el turno correspondiente a los de su clase, con fecha 21 de julio de 2016.
Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que expresa el parecer del tribunal.
En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
La demandante, VIAJES EL CORTE INGLÉS SA, sociedad filial del grupo empresarial EL CORTE INGLÉS (cuyo núcleo central está en las actividades comerciales de los grandes almacenes, además de otras diversificadas), es una entidad constituida en noviembre de 1969 con la finalidad de prestar servicios en el sector comercial de las agencias de viajes. Dicha entidad solicitó en 1995 diversas marcas con la denominación "VIAJES EL CORTE INGLÉS", en junio de 1997 procedió a obtener el dominio "viajeseci.es" y en 2003 el dominio "viajeseci.com. es". Desde finales de los años noventa del siglo XX se potenció la actividad en Internet de dicha empresa. La introducción en un navegador web de la dirección http://www.viajeseci.es redirecciona automáticamente al usuario de Internet a la página web http://www.viajeselcorteingles.es perteneciente también a VIAJES EL CORTE INGLÉS SA. Asimismo la demandante dispone de una multiplicidad de direcciones de correo en la que se emplea la mención "viajeseci". Además, a través del reiterado empleo de la expresión "VIAJES ECI" en la documentación social se consiguió, como más adelante expondremos con más detalle, que ese signo (resultante de adicionar al vocablo " VIAJES " el acrónimo derivado de las iniciales de la denominación social E L C ORTE I NGLÉS), que no tenía registrado, más allá de como mero nombre de dominio, fuese identificado en el sector de las agencias de viajes con la actividad desarrollada en ese entorno por la entidad VIAJES EL CORTE INGLÉS SA.
La demandada, VIAJES ECI SL, sociedad perteneciente al grupo empresarial ARAQUE, fue constituida en abril de 2005 con el objeto de dedicarse a las actividades propias de agencia de viajes minorista. Dicha entidad irrumpió en el mercado dotada de los siguientes signos: 1º) marca denominativa nº 2611739 "VIAJES ECI", solicitada el 25 de agosto de 2004, en la clase 39ª para servicios de una agencia de viaje, con excepción de la reserva de plazas hoteleras; 2º) marca mixta nº 2662773, "VIAJES ECI" junto a un gráfico en blanco y verde, solicitada el 19 de julio de 2005, en la clase 39ª para servicios de una agencia de viaje; y 3º) nombre comercial nº 258357 "VIAJES ECI", solicitado el 25 de agosto de 2004, en la clase 39ª para transacciones mercantiles de un negocio dedicado a agencias de viajes. Asimismo, es titular del nombre de dominio "viajeseci.com", cuyo registro data del 1 de julio de 2004 y que permite el alojamiento de la página web http://www.viajeseci.com.
La actora, VIAJES EL CORTE INGLÉS SA, que estaba en desacuerdo con la conducta de la contraparte, pues consideraba que agredía sus derechos como usuario previo del signo "VIAJES ECI" y así se lo hizo saber, vía requerimientos, desde mediados del año 2006, aspiraba con su demanda a la reivindicación de los registros de nombre comercial y de marcas que tenía a su favor la demandada (o en su defecto, a su declaración de nulidad), así como a la transferencia a su favor del nombre de dominio de ésta y a que se le condenase a cambiar su denominación social. También acumuló el ejercicio de acciones indemnizatorias y de publicidad de la resolución que esperaba de sentido condenatorio, todo ello al amparo de la normativa marcaria.
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