SAP Barcelona, 8 de Febrero de 2006
| Ponente | BLAS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO |
| ECLI | ES:APB:2006:15016 |
| Número de Recurso | 457/2004 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Fecha de Resolución | 8 de Febrero de 2006 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCION DECIMOQUINTA
ROLLO nº 457/2004 - 2ª
JUICIO ORDINARIO 347/2003
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA nº 48 DE BARCELONA
S E N T E N C I A num.
Ilmos. Sres. Magistrados
D. LUIS GARRIDO ESPA
D. JORDI LLUIS FORGAS FOLCH
D. BLAS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO
En la ciudad de Barcelona, a ocho de febrero de dos mil seis
Vistos en grado de apelación, ante la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio ordinario num. 347/2003 seguidos ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 48 de Barcelona a instancia de PANRICO S.A, representada por el Procurador D. Daniel Font Berkhemer y defendida por el Letrado D. David Pellisé Urquiza, contra BIMBO S.A, representada por el Procurador D. Federico Barba Sopeña y defendida por el Letrado D. Josep Carbonell Callicó. Estos autos penden ante la Sala en virtud de los recursos de apelación interpuestos por actora y demandada contra la sentencia de 10 de febrero de 2004 .
La parte dispositiva de la sentencia apelada, de fecha 10 de febrero de 2004, es del tenor siguiente:
"Desestimando la demanda formulada por el Procurador Sr. Font en nombre y representación de PANRICO S.A, debo absolver y absuelvo a la demandada BIMBO S.A.
Desestimando la reconvención formulada por el Procurador Sr. Barba en nombre y representación de BIMBO S.A, debo absolver y absuelvo a la demandada reconvencional PANRICO S.A
Todo ello sin especial pronunciamiento en cuanto a las costas. "
Contra la sentencia mencionada se interpuso recurso de apelación por ambas partes mediante escrito del que se dio traslado a la contraria, que se opuso en ambos casos, tras lo cual, admitido que fue el recurso, se elevaron los autos a esta Sala, previo emplazamiento de las partes. Comparecidas las mismas, se siguieron los trámites legales. La votación y fallo del recurso se señaló para el día 14 de diciembre de 2005.
En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales, salvo los plazos procesales, que no han podido ser atendidos todos.
Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. BLAS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO.
En el presente procedimiento se han cruzado dos pretensiones autónomas, a saber: la demanda inicial de PANRICO S.A, destinada a lograr una declaración judicial de la caducidad por falta de uso de la marca de la demandada BIMBO S.A. nº 1.229.582, "Bimbolínea", y subsidiariamente su nulidad relativa por violar el derecho anterior de la demandante tras el registro de su marca 933.937, mixta "Nuevo 1ª Línea Integral"; y la demanda reconvencional de BIMBO por la que se pretende la declaración de caducidad de dicha marca anterior de PANRICO, por falta de uso, y subsidiariamente por violación de su marca Bimbolínea, al generar confusión en el mercado. La sentencia de primera instancia dio una respuesta negativa en ambos casos, considerando que tanto la marca de la actora como la de la demandada habían sido objeto de un uso real y efectivo, por lo que descartó la caducidad, desechando igualmente la acción de nulidad de PANRICO por considerarla prescrita, al haber tolerado el signo distintivo de la competidora durante cinco años, y rechazando la nulidad relativa de la marca 933.937, mixta "Nuevo 1ª Línea Integral" de PANRICO por entender que no se genera el mencionado riesgo de confusión o asociación.
Contra esta sentencia se alzan ambas partes, manteniendo sustancialmente sus argumentos, esto es: PANRICO insiste en que la marca Bimbolínea no se ha usado en los términos que exige la LM, incurriendo la sentencia en incongruencia al no especificar en qué basa su apreciación genérica de que ocurre lo contrario; rechaza la prescripción que la sentencia ha aplicado afirmando que nunca toleró el uso de dicha marca en el mercado, pues su acción principal consiste precisamente en su caducidad por falta de uso, sin perjuicio de que tuviera conocimiento de su registro en el expediente administrativo que dio lugar a la posterior sentencia del TSJ Cataluña y el Tribunal Supremo sobre su marca posterior 2.035.799 "Primera Línea"; y mantiene que el riesgo de confusión con "1ª Línea" existe y ha sido admitida por BIMBO al oponerse al registro de la marca posterior "Primera Línea", de modo que ésta no puede rechazar ese riesgo confusorio como demandada pero afirmarlo como base de su reconvención. BIMBO, por su parte, insiste en que el uso de la marca "Primera Línea" que hace PANRICO no puede admitirse como una modernización de su marca originaria, pues mantiene diferencias sustanciales con ella y no existía voluntad real de utilizarla, ni como marca derivada al amparo de la LM de 1988, pues no se solicitó como tal el registro de las marcas posteriores, sino como nuevos signos; y aclara que, en contra de lo apreciado por el Juez a quo, no ejercitó ninguna acción de nulidad relativa, sino de infracción de su marca Bimbolínea, apoyándose en la sentencia de TSJC de 25 de enero de 2002, que anuló el registro de "Primera Línea" por el mencionado riesgo de confusión, por lo que, no existiendo registro válido, el uso de dicho signo resulta infractor.
Sobre la caducidad de las marcas .
Las dos partes coinciden en basar principalmente su demanda en la caducidad por falta de uso de la marca de la competidora según el artículo 39, merced al artículo 55.1.c) de la vigente LM y su Disp. Transitoria 2ª, lo que exige por mor del artículo 58 (tal y como ya establecía el artículo 4 de la LM de 1988 y había mantenido la STS de 30 de octubre de 1986 ), que el titular que pretenda enervar la caducidad demuestre que ha sido utilizada con arreglo a dicho artículo 39 o que existían causas justificativas de la falta de uso. Según el artículo 39, si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de la publicación de su concesión la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España, por su titular o por un tercero con consentimiento - art. 39.3-, para los productos o servicios para los que esté registrada, o tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la LM, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso.
La caducidad por falta de uso, como el resto de causas que recoge el artículo 55 de la LM, se sustenta en una idea básica, como es que la marca sólo cumple su función si es realmente usada en el mercado y sigue reuniendo los requisitos exigidos para su registro. La función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca. (STJCE de 29 de septiembre de 1998 -TJCE 1998220-, Canon, C- 39/97 ). Debe permitir al público al que va dirigida distinguir tales productos o servicios de los procedentes de otras empresas y creer que todos los productos o servicios que designa han sido fabricados o prestados bajo el control del titular de dicha marca, al que puede imputarse la responsabilidad en cuanto a su calidad. Sólo de este modo la marca permitirá que el consumidor que adquiere el producto o el servicio que la marca designa efectúe, al realizar una adquisición posterior, la misma elección si la experiencia resulta positiva o una elección distinta en el caso de que fuera negativa. Así, el artículo 9 del Reglamento de la Marca Comunitaria 40/94 de 20 de diciembre de 1993, al configurar el derecho de exclusiva del titular, y el artículo 4, al conceptuar la marca comunitaria, son bien claros al indicar que la marca es un signo que debe servir "para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas." La vigente Ley de Marcas 17/2001 reproduce esta idea básica. Es claro, entonces, que si por falta de uso no llega a concretarse de modo efectivo la relación del signo con los productos o servicios que quiere identificar, la marca no existe en sentido propio desde el momento en que tal hecho acontezca ( art. 55.2 de la LM ).
La STS Sala 1ª, de 28 de marzo de 2005, que parte del Estatuto sobre la Propiedad Industrial (que establecía el uso obligatorio de la marca en su artículo 158.5) y de la mencionada Ley 32/1988, de 10 de noviembre (que mantuvo el uso obligatorio de la marca y su declaración de caducidad en los artículos 4 y 53), recuerda que, mientras el Estatuto se refería simplemente a uso, el texto del artículo 4.1 de la LM de 1988 y del artículo 39.1 de la LM vigente se refieren a uso efectivo y real, lo que se pone en relación con la Directiva Comunitaria de 21 de diciembre de 1988, 104/89/CEE ( arts. 10.1 y 12.1) y el Reglamento del Consejo sobre la marca comunitaria 40/94, de 20 de diciembre de 1993, que hablan solamente de uso efectivo.
El Alto Tribunal se hace eco de los dos tipos de planteamiento sobre la expresión "uso real y efectivo" que ofrece la doctrina. En el primero, el adjetivo efectivo va referido a la comercialización de productos o servicios dotados de marca cuando alcanzan cierto nivel cuantitativo, y el adjetivo real...
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