SAP Alicante 109/2017, 20 de Febrero de 2017
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 109/2017 |
| Emisor | Audiencia Provincial de Alicante, seccion 8 (civil) |
| Fecha | 20 Febrero 2017 |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCION OCTAVA.
TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA Nº 466 (U-35) 16
PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 642/14
JUZGADO de Marca de la Unión nº 1 Alicante
SENTENCIA Nº 109/17
Ilmos.
Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera
Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual
Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán
En la ciudad de Alicante, a veinte de febrero de dos mil diecisiete
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca de la Unión Europea e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infracción de marcas de la Unión, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número uno de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Unión con el número 642/14, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, D. Juan Antonio, representado en este Tribunal por el Procurador D. Alfredo Barceló Bonet y dirigido por el Letrado D. José Francisco Matas Llerena; y como parte apelada la demandante integrada por las mercantiles McDonald#s International Property Company Ltd, McDonald#s Corporation y McDonald#s Sistemas de España INC, Sucursal en España, representados en este Tribunal por el Procurador D. Enrique de la Cruz Lledó y dirigidos por el Letrado D. Enrique Armijo Chávarri, que ha presentado escrito de oposición e impugnación de la Sentencia a la que ha hecho oposición el apelante.
Por el Juzgado de Marca de la Unión número uno de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 642/14, dictó Sentencia con fecha 23 de mayo de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
"Que con ESTIMACIÓN PARCIAL de la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales don Enrique de la Cruz Lledó, en nombre y representación de
las entidades mercantiles McDonald#s International Property Company Ltd.,
McDonald#s Corporation y McDonald#s Sistemas de España, Inc, Sucursal en
España, contra don Juan Antonio debo:
1) DECLARAR Y DECLARO: 1.1. Que las las entidades mercantiles McDonald#s International Property
Company Ltd., McDonald#s Corporation y McDonald#s Sistemas de España, Inc,
Sucursal en España ostentan frente a don Juan Antonio un derecho
exclusivo y preferente sobre la marca notoria y/o renombrada
"McDonald#s",la familia de marcas formada en torno al prefijo "Mc" y sus
marcas sobre la figura de los arcos dorados.
1.2. Que los usos por don Juan Antonio del distintivo "McJamón" y
del logo "McJamón" (más gráfico) constituyen una infracción de los derechos
de marca de las entidades mercantiles McDonald#s International Property
Company Ltd., McDonald#s Corporation y McDonald#s Sistemas de España, Inc,
Sucursal en España.
2) CONDENAR Y CONDENO a don Juan Antonio :
2.1. A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
2.2. A cesar en cualquier clase de uso del distintivo "McJamón" y del logo
"McJamón"(más gráfico) en el tráfico y en particular para identificar su
restaurante-bar sito en Torremolinos y su negocio de venta on-line de
jamones y otros productos gastronómicos que explota desde la página web
www.mcjamon.com.
2.3. A cesar en el uso del nombre de dominio mcjamon.com, así como en el
uso del distintivo "mcjamon" para designar direcciones de páginas web, así
como en todas las páginas y/o perfiles en redes sociales registrados bajo
el Distintivo "mcjamon".
2.4. A abstenerse en lo sucesivo de utilizar el distintivo "McJamón" y el
logo "McJamón" en el tráfico.
2.5. Aindemnizar a las entidades mercantiles McDonald#s International
Property Company Ltd., McDonald#s Corporation y McDonald#s Sistemas de
España, Inc, Sucursal en Españapor los daños y perjuicios derivados de la
infracción de sus derechos de exclusiva, en la cuantía de 5.286,84 euros.
2.6. A indemnizar a las entidades mercantiles McDonald#s International
Property Company Ltd., McDonald#s Corporation y McDonald#s Sistemas de
España, Inc, Sucursal en España en la suma de 600 euros por día
transcurrido desde la fecha de notificación de la sentencia hasta que se
produzca la cesación efectiva de la violación.
3) ABSOLVER Y ABSUELVO a don Juan Antonio del resto de pedimentos contenidos en la demanda.
Todo ello sin expresa condena en costas procesales, debiendo cada parte
sufragar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad."
Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte arriba referenciada. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 13 de octubre de 2016 donde fue formado el Rollo número 466/U-35/16 en el que, tras admitir los documentos aportados por la parte apelada por Auto de este Tribunal de fecha 11 de noviembre de 2016, se acordó señalar para deliberación, votación y fallo el día 14 de febrero de 2017 en que tuvo lugar. TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.
VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.
Antecedentes.- En síntesis, la demanda formulada por McDonald#s trae su razón de ser en el uso inconsentido por parte del demandado, titular de un establecimiento de hostelería en Torremolinos, a modo de rótulo y en su publicidad y material empresarial, nombre de dominio y demás comunicaciones de su restaurante sito en Torremolinos, del denominativo "Mc Jamón" y en forma combinada con el gráfico "arcos dorados", signos que entiende vulneran los derechos prioritarios de su marca renombrada McDonald#s, su familia de marcas articulada en el entorno del uso del prefijo Mc y del signo gráfico conocido como Arcos Dorados.
La Sentencia ha estimado parcialmente las pretensiones deducidas por el demandante.
Así, tras identificar el carácter renombrado de las marcas McDonald#s, declara que entre los signos denominativos de la actora y el signo "Mc Jamón" en conflicto hay similitud, que también aprecia en lo que hace al contenido aplicativo de estos signos lo que determina, al considerar que hay aprovechamiento desleal de la distintividad o renombre de los signos, la estimación de la acción por infracción de las marcas notorias invocadas con el uso del signo Mc Jamón, declaración que extiende respecto del signo gráfico de los "arcos dorados", estimando tras dichas declaraciones las acciones de cesación, incluído el cese en el uso del nombre de dominio, y la de remoción.
Sin embargo, en cuanto a la acción de daños y perjuicios, rechaza el Tribunal de Instancia la aplicación del criterio seleccionado como rector en la demanda para cuantificar la reparación relativo a los beneficios obtenidos por el infractor, aplicando el subsidiario del 1% de la cifra de negocio del demandado como criterio para cuantificar el lucro cesante, desestima la reparación como daño emergente de los conceptos solicitados por la actora y desestima igualmente la acción de publicación.
Ambos litigantes han formalizado su crítica, plena o sectorial según el caso, a la Sentencia.
El demandado formula recurso de apelación contra la decisión estimatoria de la infracción y sus consencuencias con base a dos motivos, a saber, error en la valoración de la prueba relativa al juicio comparativo entre el signo Mc Jamón y McDonald#s y, en segundo lugar, por error de la valoración de la prueba respecto del uso por su parte del gráfico "arcos dorados", extendiendo el recurso, vinculados a los dos motivos anteriores, a la indebida aplicación de los art. 41-a)-c ), art 42-1 y 43-2 LM .
Por su lado la demandante, crítico con la desestimación de la indemnización por daño emergente, la reducción de la indemnización del lucro cesante al rechazarse la aplicación del criterio de los beneficios obtenidos por el infractor y con el pronunciamiento en materia de costas procesales, impugna la Sentencia el demandante.
Analizaremos separadamente cada uno de los recursos formulados, comenzando por el del demandado en tanto su desestimación constituye un antecedente lógico del análisis que corresponda efectuar del deducido por el demandante.
Recurso de D. Juan Antonio . Error en la valoración de la prueba. Juicio de similitud. Marcas Notorias. Familia de marcas "MC".- Constituye el primero de los motivos de apelación de la parte demandada, el relativo al presunto error cometido por la Sentencia de Instancia en la apreciación de la prueba sobre la existencia de similitud entre MC JAMON y McDonald#s.
Afirma el apelante que la Sentencia, para establecer la infracción, afirma que el prefijo Mc sirve para construir una familia de marcas indicativa de los servicios de restaurante de comida rápida.
Pero dice el apelante que no es cierto que ostente la actora un derecho preferente y exclusivo sobre la familia de marcas formadas por Mc. Y en todo caso, que de ser así, la marca MC Jamon, no formaría parte de la familia al tratarse de producto totalmente distintos a los ofertados por McDonald#s.
Y es que todas las marcas registradas de la actora referente a alimentos se conforma con palabras anglosajonas, sin que tengan parecido ninguno a Jamón ni relación con sus productos pues como se acredita con la documental -doc nº 43- y con el informe pericial aportado, los productos ofertados por la apelante son jamón ibérico, morcón ibérico, morcilla ibérica, queso ibérico, mousse de pato y vinos varios.
Y finaliza su alegación el apelante aportando tres argumentos más, primero, el que las marcas de la actora conviven con otras marcas que portan el prefijo Mc - doc 6 a 10 contestación-, segundo, que como ha señalado el TS, no es titular la actora del prefijo MC, que es abreviatura de Mac, voz céltica que significa...
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