SAP Murcia 132/2018, 1 de Marzo de 2018
| Ponente | RAFAEL FUENTES DEVESA |
| ECLI | ES:APMU:2018:546 |
| Número de Recurso | 20/2018 |
| Procedimiento | Civil |
| Número de Resolución | 132/2018 |
| Fecha de Resolución | 1 de Marzo de 2018 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Murcia, Sección 4ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4
MURCIA
SENTENCIA: 00132/2018
Modelo: N10250
SCOP CIVIL, PASEO DE GARAY, Nº 5, MURCIA
UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO
Tfno.: 968 229119 Fax: 968 229278
Equipo/usuario: 002
N.I.G. 30030 47 1 2015 0000755
ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000020 /2018
Juzgado de procedencia: JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 de MURCIA
Procedimiento de origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000341 /2015
Recurrente: MORE THAN ENGLISH SL, INICIATIVAS EN IDIOMAS SL
Procurador: IBAN MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ, IBAN MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ
Abogado: ESTHER GOMEZ ROMERO, ESTHER GOMEZ ROMERO
Recurrido: MERIDIANO IDIOMAS SLU
Procurador: MANUEL SEVILLA FLORES
Abogado: MARIA IDOYA AZPEITIA ALONSO
SENTENCIA Nº 132
Ilmos. Sres.
Don Carlos Moreno Millán.
Presidente
Don Juan Martínez Pérez
Don Rafael Fuentes Devesa
Magistrados
En la ciudad de Murcia, uno de marzo de dos mil dieciocho
Esta Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia ha visto en grado de apelación los presentes autos de procedimiento ordinario nº 341/2015 que se han tramitado en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia entre las partes, como demandante y ahora apelante, MORE THAN ENGLISH SLU e INICIATIVAS EN IDIOMAS SL, representadas por el/la Procurador/a Sr/a. Hernández Sánchez y dirigidas por el/la Letrado/a Sr/a Rivero Mena y como parte demandada y ahora apelada, MERIDIANO IDIOMAS SL representada por el/la Procurador/ a Sr/a. Sevilla Flores y dirigida por el/la Letrado/a Sr/a Azpeitia Alonso. Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado Don Rafael Fuentes Devesa, que expresa la convicción del Tribunal.
El Juzgado de lo mercantil citado dictó sentencia en estos autos con fecha 2 de noviembre de 2017 cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: ".Que desestimo la demanda promovida por el Procurador de las sociedades MORE THAN ENGLISH, S.L.U. e INICIATIVAS EN IDIOMAS, S.L contra la mercantil MERIDIANO IDIOMAS, S.L.U., con expresa imposición de costas a las actoras."
Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación las demandantes interesando su revocación y la estimación de su demanda. Se dio traslado a la otra parte, habiendo formulado oposición la demandada
Previo emplazamiento de las partes, se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial, en cuya Sección Cuarta se registraron con el número de Rollo 20/2018, señalándose para votación y fallo el día 28 de febrero de 2018.
En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.
Planteamiento
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La demanda que da origen a este litigio se formula por MORE THAN ENGLISH, S.L.U, como titular de la marca española denominativa número 2.553.527 "PUEBLO INGLÉS" para la Clase 41 concedida por servicios de "asesoramiento en materia de educación y formación, curso de idioma inglés, traducciones, conferencias en idioma inglés" e INICIATIVAS EN IDIOMAS SL, licenciataria en exclusiva de la citada marca, que la utiliza en sus actividades, y en lo que aquí interesa, para denominar al programa de inmersión en el idioma inglés que organiza e imparte consistente en el traslado del alumno durante un periodo de ocho días a un entorno rural en el que sus habitantes son angloparlantes, lo que permite el aprovechamiento y mejora del nivel de inglés. Esta mercantil se sirve para publicitar y comercializarlo de la web www.diverbo.es, siendo también titular de la web www.puebloingles.com
Dirige su demanda contra MERIDIANO IDIOMAS SL, que asimismo se dedica a la enseñanza de inglés, también mediante cursos intensivos de inmersión lingüística en inglés de 5 o 7 días, en grupos compuestos de forma paritaria por españoles y nativos anglosajones en pueblos de España (Biar, El Barco y San Martín de Trevejo), y que es titular de la página web www.estacioninglesa.es a través de la que oferta su programa de inmersión.
Dos son las conductas infractoras imputadas: a) el uso no autorizado de la marca "PUEBLO INGLÉS" como palabra clave en el marco de un servicio de referenciación "AdWords" de Google, y b) el uso no autorizado y oculto de la marca "PUEBLO INGLÉS" en el código fuente de la página web www.estacioninglesa.es como metaetiqueta. Consideran las actoras que de esta forma las búsquedas en internet en las que se emplee su marca arrojaran resultados en los que aparezca la web www.es tacioninglesa.es de la demandada, con menoscabo de la función indicadora y distintiva de la marca, con el riesgo de confusión que supone
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La sentencia, después de descartar las excepciones de falta de legitimación activa de la licenciataria no inscrita, de falta de legitimación pasiva y de nulidad de la marca de la actora, desestima la demanda.
En primer lugar, no considera probado que la demandada haya incluido la marca de la actora en las metaetiquetas de su página web www.estacioninglesa.es, y en segundo lugar, porque la contratación de "Pueblo inglés " como palabra como palabra clave o keyword en el servicio de referenciación de Adwords de Google, no constituye una infracción marcaria, pues no menoscababa ninguna de las funciones de la marca (ni la de indicación del origen empresarial ni su función publicitaria), con invocación de la STJUE de 23 de marzo de 2010 (caso Google y Louis Vuitton y otros) y de 22 de septiembre de 2011 (caso Interflora Inc. y otros contra Marks and Spencer) y transcripción parcial de la Sentencia del TS de fecha 15 de febrero de 2017, de la Sentencia Tribunal de Marcas Español de 27 de junio de 2013 y de la del Juzgado de lo Mercantil y de Marca Comunitaria nº1 de Alicante de 31 de octubre de 2013 (caso Orona contra Citylilf )
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Recurre la actora. Tras una alegación previa (que se trata de una consideración general de la sentencia y del recurso), aduce la infracción de la marca PUEBLO INGLES por error en la valoración de la prueba, en concreto de los dictámenes periciales, sobre todo de las aclaraciones en el juicio, que reproduce in extenso. Entiende que la utilización por la demandada de la marca citada al mismo tiempo en el marco de un servicio de referenciación en Internet como "Adwords" y de forma intensiva en el resto de todas las posibilidades (título de los anuncios, en la página web, urls), facilitan un mejor posicionamiento de la página web de MERIDIANO IDIOMAS en los resultados de búsquedas naturales, ocasionando una confusión sobre la procedencia del servicio y sugerencia sobre la vinculación de MERIDIANO IDIOMAS y la marca PUEBLO INGLES.
Añade que no se ha considerado (a) ni el carácter notorio de la marca PUEBLO INGLES, (b) ni la identidad aplicativa, al ofrecer y comercializar la demandada los mismos servicios que la actora, y que ( c) esa utilización de la marca PUEBLO INGLES por MERIDIANO IDIOMAS implica un menoscabo de la función esencial de la citada marca, cual es la de distinguir en el mercado, en el caso que nos ocupa, los servicios de la actora (identificados como "PUEBLO INGLES") de los ofrecidos por los competidores, ocasionando, una confusión sobre la procedencia del servicio y sugerencia sobre la vinculación de MERIDIANO IDIOMAS y la marca PUEBLO INGLES
En la alegación segunda, reclama como indemnización de daños y perjuicios el 1% de la cifra de negocios generada por MERIDIANO IDIOMAS con los productos o servicios ilícitamente promovidos en el mercado, que cifra en 9.682,39€
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A ello se opone la demandada, que considera acertada la valoración de la prueba que realiza la sentencia, ajustada a la jurisprudencia del TJUE y del TS, reconociendo que usa tanto en la URL como en el sistema de referenciación adword de Google las palabras "inglés" y "pueblo", pero nunca en la concordancia o correlación exacta "pueblo inglés", es decir, en la forma registrada por la actora
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Antes de proceder a su análisis, es preciso realizar varias consideraciones previas .
En primer lugar, se trata de una cuestión nueva suscitada en la apelación y por ende inadmisible, la consideración de notoria de la marca de la actora. En consecuencia, no cabe ahora impetrar la especial protección de la que gozan estas marcas. Así lo impone el art 456LEC . Por todas STS de 12 de julio de 2010 que señala lo siguiente:
"Cuando se habla de "novum iudicium" no se hace referencia a una apelación plena que permita ampliar el ámbito de la segunda instancia, sino de un nuevo conocimiento respecto del asunto tal y como se conformó anteriormente -"revisio prioris instantiae"-, que no puede ser ampliado, aunque sí reducido (" tantum devolutum quantum apellatum", congruencia, prohibición de la reforma peyorativa)". Por lo tanto, no es posible, con ocasión del recurso de apelación, plantear cuestiones nuevas ni deducir pretensiones distintas de las ejercitadas en la primera instancia, según el principio general del derecho "pendente apellatione, nihil innovetur", positivizado en el artículo 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . A este respecto, ha señalado el Alto Tribunal ( sentencias de 30 de enero de 2007 y de 30 de octubre de 2008, por ejemplo) que el concepto de pretensiones nuevas comprende no sólo las que resulten totalmente independientes a las planteadas ante el tribunal a quo, sino también las que suponen cualquier modo de alteración o complementación de las mismas. "
Ello nos exonera de analizar si la marca de la actora ostenta esa cualidad. En todo caso, no es suficiente a estos efectos una resolución aislada de la OEPM en ese sentido
En segundo lugar, a pesar de que en la demanda se identifican las dos conductas infractoras citadas, en el recurso se hace más bien una valoración conjunta del comportamiento de la demandada como revelador de una voluntad infractora de su marca. Por su mayor claridad, daremos respuesta a las cuestiones planteadas siguiendo el esquema trazado en la demanda
En tercer lugar, para la comprensión de las conductas...
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