SAP Alicante 52/2018, 6 de Febrero de 2018
| Ponente | FRANCISCO JOSE SORIANO GUZMAN |
| ECLI | ES:APA:2018:492 |
| Número de Recurso | 270/2015 |
| Procedimiento | Civil |
| Número de Resolución | 52/2018 |
| Fecha de Resolución | 6 de Febrero de 2018 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Alicante, Sección 8ª |
TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN
EUROPEA
ROLLO DE SALA n.º 270 (21-U) 15.
PROCEDIMIENTO: juicio ordinario n.º 73 / 14.
JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA n.º 1.
SENTENCIA NÚMERO 52/18
Iltmos.:
Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán (ponente).
En la ciudad de Alicante, a seis de febrero del año dos mil dieciocho.
El Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea, situado en Alicante e integrado orgánicamente en la Sección Octava de su Audiencia Provincial, estando constituido por los Magistrados antes expresados, ha visto los presentes autos, derivados del procedimiento referido, seguidos en el Juzgado n.º 1 de Marcas de la Unión Europea; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por ORNUA COOPERATIVE LIMITED (cuya denominación, a la fecha de presentación de la demanda, era THE IRISH DAIRY BOARD CO-OPERATIVE LIMITED, parte apelante, por tanto, en esta alzada, interviniendo con su Procurador
D. ENRIQUE DE LA CRUZ LLEDÓ, con la dirección letrada de D. ENRIQUE ARMIJO CHÁVARRI; siendo la parte apelada TINDALE & STANTON LTD ESPAÑA, SL, actuando con su Procuradora D.ª FRANCISCA CABALLERO CABALLERO, con la dirección letrada de D. JORDI GÜELL SERRA.
En los autos referidos, del Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 1, se dictó Sentencia, de fecha 18 de marzo de 2015, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: " Que debo desestimar la demanda interpuesta por THE IRISH DAIRY BOARD CO-COPERATIVE LIMITED contra TINDALE & STANTON LTD. ESPAÑA, S.L., con absolución a la demandada de las pretensiones contra la misma ejercitada, con imposición de costas a la demandante.
Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, el que se acordó elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siguiendo para ello con los trámites legales pertinentes a tal fin.
Dicho TJUE ha dictado sentencia de 20 de julio de 2017, en que resolvió sobre las cuestiones prejudiciales planteadas.
Finalmente, se ha señalado para la deliberación, votación y fallo el día 23 / 1 / 18, en que tuvo lugar.
En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales.
Sentencia de primera instancia y ámbito de la apelación.- La sentencia dictada en primera instancia ha desestimado la demanda, en la que se ejercitaban diversas acciones por infracción de varias marcas de la Unión -llamadas marcas comunitarias, durante la tramitación del procedimiento- titularidad de la actora, efectuando, dichos sean en síntesis, los siguientes razonamientos de interés:
i) Las marcas de la Unión cuya protección se pretende en el presente litigio, son las siguientes:
Marca figurativa n.º 000099713, figurativa, registrada el 17 de abril de 1998, para diversas clases (entre ellas la 29 y los productos relevantes antes indicados), con la siguiente representación gráfica: Marca denominativa nº. 000099739, para diversas clases (entre ellas la 29 y los productos relevantes antes indicados), KERRYGOLD, registrada el 26 de octubre de 1998 para productos de la clase 29.
Marca figurativa nº. 009379652, registrada en fecha 1 de marzo de 2011, para productos de la clase 29 (fundamentalmente, en lo que interesa al litigio, mantequilla y diversos productos lácteos), con la siguiente representación gráfica: ii) Dichas marcas son notorias (fundamento cuarto).
iii) La demandada distribuye en España en España una margarina con el signo KERRYMAID, elaborada por el grupo empresarial irlandés KERRY GROUP, PLC, que es titular de la marca de la Unión n.º 000601526, registrada en fecha 14 de octubre de 2003 para, entre otros, productos de la clase 23 y cuya representación gráfica es la siguiente:
iv) Dicho grupo es titular de otros registros marcarios en Irlanda y Reino Unido, que incorporan el signo KERRYMAID. Así, por ejemplo, la marca irlandesa registrada en el año 1991: v) Desde la perspectiva del art. 9.1.b RMC (Reglamento que se aplica, por cuestión de índole temporal), no hay infracción por inexistencia de riesgo de confusión porque, aun dándose identidad aplicativa entre los signos enfrentados, hay divergencias relevantes entre los mismos, desde el punto de vista sonoro, conceptual y gráfico. La coincidencia de la partícula KERRY no es trascendente, en el análisis del juicio confusorio, ya que es un condado de Irlanda, de marcado carácter turístico y conocido también por su industria y agricultura vacuna. De otra parte, se da un caso de convivencia pacífica de dichas marcas en Irlanda y el Reino Unido (mercados que, atendido su peso demográfico y económico, representan una parte suficientemente importante dentro de la Unión), usadas todas ellas para productos idénticos, con lo que no puede considerarse que exista riesgo de confusión, dado que el carácter unitario de la marca comunitaria (art. 1.2 RMC) permite extrapolar las consecuencias de dicha coexistencia pacífica al resto de la Unión.
vi) Desde la óptica de la protección que se dispensa a las marcas notorias de la actora (art. 9.1.c RMC), tampoco existe infracción pues no hay un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de aquéllas ya que el uso del signo KERRYMAID para mantequillas se remonta en Irlanda a más de veinte años, siendo uno de los más conocidos, con lo que no puede deducirse que se haya creado para colocarse al "rebufo" de las marcas de la actora y, con ello, servirse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio. Además, existiría "justa causa" que permitiría la actuación del demandado, por cuanto se limita a distribuir un producto comercializado por su suministrador, durante décadas y sin oposición, en Reino Unido, Irlanda y Malta.
Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C- 93/16, de fecha 20 de julio de 2017, que resuelve sobre las cuestiones prejudiciales planteadas, en el el litigio que nos ocupa, por este Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea.-
La sentencia TJUE, de 20 de julio de 2017 ha respondido a las cuestiones prejudiciales planteadas por este Tribunal, efectuando tres declaraciones, sustentadas en los siguientes razonamientos:
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) El artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE ) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una marca de la Unión y una marca nacional coexistan pacíficamente en una parte de la Unión Europea no permite concluir que no existe riesgo de confusión entre dicha marca de la Unión y el referido signo en otra parte de la Unión, en la que no se da la coexistencia pacífica entre esa marca de la Unión y el signo idéntico a esa marca nacional.
Por tanto (apartado 37 de la sentencia) "... en una situación como la del litigio principal, en la que se ha constatado una coexistencia pacífica en Irlanda y en el Reino Unido entre las marcas de la Unión y un signo, el tribunal de marcas de la Unión que conozca de una acción por violación de marca referida al uso de ese signo en otro Estado miembro, en el presente caso el Reino de España, no puede limitarse a basar su apreciación en la coexistencia pacífica que se da en Irlanda y en el Reino Unido. Por el contrario, dicho tribunal debe efectuar una apreciación global de todos los factores pertinentes ".
En ese sentido, el Abogado General razonó que "... la coexistencia pacífica en determinados Estados miembros no puede ser extrapolada al resto de la Unión. Tal extrapolación automática debe quedar excluida ".
Posición del Tribunal : la ausencia de riesgo de confusión, entre las marcas enfrentadas, en Reino Unido e Irlanda, debida a su coexistencia pacífica, no significa, por sí sola, que dicho riesgo no pueda existir en España, para cuyo análisis será preciso apreciar globalmente todos los factores pertinentes.
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) El artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que los factores que, a juicio del tribunal de marcas de la Unión que conozca de una acción por violación de marca, sean pertinentes para apreciar si el titular de una marca de la Unión está habilitado para prohibir el uso de un signo en una parte de la Unión Europea a la que no se refiere esa acción pueden ser tenidos en cuenta por ese tribunal para apreciar si dicho titular está habilitado para prohibir el uso de ese signo en la parte de la Unión a que se refiere dicha acción, siempre y cuando las condiciones del mercado y las circunstancias socioculturales no difieran significativamente en esas dos partes de la Unión.
Es decir, que cuando en dos partes de la Unión Europea las condiciones de mercado y las circunstancias socioculturales no difieran significativamente, el Tribunal de Marcas de la Unión, puede tener en cuenta los factores pertinentes que se den en ambas partes de la Unión.
Como razonó el Abogado General en sus Conclusiones, "... no cabe excluir que la inexistencia de riesgo de confusión en una parte del territorio de la Unión en la que las marcas de que se trata han sido utilizadas de manera prolongada e intensa pueda ser indicativa de la inexistencia de tal riesgo en otras partes de la Unión, cuando las condiciones del mercado y la percepción del público pertinente no varían significativamente... ".
Posición del Tribunal : ninguna prueba se ha practicado sobre las condiciones de mercado y circunstancias socioculturales existentes, de una parte, en Reino Unido e Irlanda y, de otra en España. En...
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