SAP Barcelona 560/2017, 19 de Diciembre de 2017
| Ponente | MARIA ELENA BOET SERRA |
| ECLI | ES:APB:2017:12394 |
| Número de Recurso | 226/2016 |
| Procedimiento | Recurso de Apelación |
| Número de Resolución | 560/2017 |
| Fecha de Resolución | 19 de Diciembre de 2017 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
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Recurso de apelación 226/2016 -2ª
Materia: Juicio ordinario otros supuestos
Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 06 de Barcelona
Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario 212/2010
Parte recurrente/Solicitante: RED BULL GMBH
Procurador/a: Ivo Ranera Cahis
Abogado/a: JORDI GÜELL SERRA
Parte recurrida: STUTE NAHRUNGSMITTELWERKE GMBH & CO. KG
Procurador/a: Ignacio Lopez Chocarro
Abogado/a: FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ LASQUIETTY
Cuestiones esenciales que se plantean: Nulidad de marca. Riesgo de confusión. Dilución.
SENTENCIA núm. 560/2017
Componen el tribunal los magistrados:
JUAN F. GARNICA MARTÍN
JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO
Elena Boet Serra
En la ciudad de Barcelona a diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete.
Parte apelante: RED BULL GmbH
-Letrado: Jordi Güell Serra
-Procurador: Ivo Ranera Cahís
Parte apelada: STUTE NAHRUNGSMITTELWERKE GMBH & CO.KG
-Letrado: Javier Fernández Lasquetty
-Procurador: Ignacio López Chocarro
Resolución recurrida: Sentencia
-Fecha: 28 de enero de 2016
-Demandante: RED BULL GmbH
-Demandada: STUTE NAHRUNGSMITTELWERKE GmbH & Co. KG
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: « Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por RED BULL GmbH, representada por el procurador Sr. Ranera Cahís, contra STUTE NAHRUNGSMITTELWERKE GmbH & Co. KG, representada por el procurador Sr. Anzizu Furest.
Ello sin efectuar expresa imposición de costas contra ninguna de las partes ».
Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la representación procesal de la parte actora. La parte demandada presentó escrito de oposición al recurso.
Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 18 de mayo de 2017.
Actúa como ponente la magistrada Elena Boet Serra.
1. La entidad demandante, Red Bull GmbH, comparece como titular de las marcas comunitarias denominativas "Red" y "Red Bull" y de la marca comunitaria mixta "Red Bull" (cuya representación gráfica se reproduce a continuación) para interponer una demanda frente a la compañía Stute Nahrungsmittelwerke GmbH & Co. Kg. en ejercicio de una acción de nulidad de las dos marcas mixtas "Red Z", registradas a nombre de la demandada en la OEPM con los números 2602152 y 2895455 (cuyas representaciones gráficas constan a continuación), con base en el art. 52.1, en relación con los arts. 6 y 8, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM).
Sostiene la demanda que las referidas marcas españolas titularidad de la demandada, que están registradas para diferenciar productos de la clase 32 de la Nomenclatura de Niza (en particular, los siguientes: zumos y jugos de frutas, bebidas a base de zumo de frutas, bebidas no alcohólicas, incluidas bebidas deportivas y energéticas, zumos de verduras como bebidas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas), son confundibles, con base en el art. 6 LM, con las marcas comunitarias de la actora, que califica de notorias, y, además, que pueden generar una conexión y aprovecharse indebidamente de la reputación y notoriedad de las marcas de la actora y diluir el valor distintivo de éstas, con base en el art. 8.1 LM . Las marcas de la actora están registradas en la EUIPO para distinguir, entre otros, los siguientes productos de la clase 32: bebidas sin alcohol incluyendo bebidas refrescantes, bebidas energéticas, bebidas de suero de leche y bebidas isotónicas (hipertónicas, hipotónicas) (para su uso o requeridas por parte de los deportistas); cervezas, cerveza de malta, cervezas de trigo, porter, ale, stout y lager; bebidas de malta que no sean alcohólicas; aguas minerales y gaseosas; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes, esencias y otros preparados para hacer bebidas, así como tabletas y polvos efervescentes (sorbetes) para bebidas y cócteles sin alcohol".
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La demandada contesta la demanda oponiendo (i) excepción de prejudicialidad, por estar sustanciándose ante la EUIPO un procedimiento de anulación de la marca denominativa de la actora "Red", con base en las letras b ) y c) del art. 7.1 del Reglamento (CE ) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (en adelante, RMC); (ii) excepción de falta de uso de las marcas de la demandante en relación con los productos y servicios para los que fueron registradas, con base en el art. 52.3 LM . Sostiene que las marcas "Red Bull" únicamente se han usado para bebidas energéticas, y no para los restantes productos para los que están registradas, y que la marca "Red" no se ha usado para ninguno de los productos designados en el registro; (iii) no existe riesgo de confusión entre los signos enfrentados; (iv) el carácter notorio de los signos "Red Bull" no permite afirmar de forma automática la dilución y/o el aprovechamiento indebido de la reputación ajena.
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Mediante Decreto de fecha 19 de noviembre de 2010 se acordó la suspensión de las actuaciones hasta la resolución de la cuestión prejudicial administrativa consistente en la existencia de un procedimiento de anulación de una de las marcas comunitarias de la demandante ante la OAMI. Con fecha 28 de abril de 2014,
la demandante solicitó la reanudación del procedimiento por conclusión del procedimiento ante la OAMI tras haber sido retirada la solicitud de anulación de la marca comunitaria "Red".
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La sentencia de primera instancia, recurrida por la demandante, (i) con relación a la excepción de falta de uso opuesta por la demandada, concluye que no se ha acreditado el uso de las marcas (denominativa y mixta) "Red Bull" para productos distintos de las bebidas energéticas y que únicamente resulta probado el uso de la marca denominativa "Red" para los siguientes productos de la clase 32: "Bebidas sin alcohol, en particular bebidas energéticas y bebidas isotónicas (hipertónicas, hipotónicas) (para uso de o para cubrir las necesidades de deportistas)"; (ii) reconoce el carácter notorio de la marca "Red Bull", pero lo rechaza respecto de la marca "Red"; (iii) concluye que los signos enfrentados contienen suficientes elementos diferenciadores que impiden apreciar un riesgo de confusión; y (iv) no estima acreditado el aprovechamiento indebido y menoscabo del valor distintivo de los signos de la actora.
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La demandante formula, en síntesis, las siguientes alegaciones en su recurso de apelación:
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) Error en la valoración del carácter distintivo de la marca "Red" y de los derechos exclusivos de Red Bull sobre ella. No cabe concluir el carácter genérico del signo Red y la imposibilidad de ostentar derechos de exclusiva sobre el mismo, como concluye la sentencia, ya que constituye una marca comunitaria registrada válida, cuya nulidad no ha sido instada por la demandada.
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) Error en la valoración de la prueba, en particular, sobre el carácter descriptivo del vocablo "Red".
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) Error en la acción ejercitada que lo es de nulidad y no de infracción marcaria y, también, error en la aplicación del art. 8.1 LM, que no exige la prueba de que las marcas de la actora hayan sufrido un daño efectivo y actual sino que es suficiente con que se pruebe que existe un peligro de que ello pueda ocurrir o de que la demandada pueda obtener una ventaja en beneficio de sus bebidas energéticas.
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) Es improcedente la estimación de la excepción de falta de uso de las marcas "Red Bull" para productos distintos a las bebidas energéticas, dado que no existía la obligación de uso cuando se presentó la demanda porque llevaba menos de cinco años registrada.
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) Las marcas de la demandada generan un riesgo de confusión con las marcas de la actora, conforme a los arts. 52.1 y 6.1.b) LM, dada la identidad aplicativa, la semejanza ente los signos derivada, en particular, de que las marcas de la demandada reproducen íntegramente el elemento denominativo "Red" de la marca prioritaria de la actora, y atendiendo, además, al elevado carácter distintivo y notorio de las marcas prioritarias de la actora.
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) Las marcas impugnadas evocan a las marcas notorias ("Red Bull") prioritarias de la actora dada la similitud existente entre ellas, la identidad aplicativa y la notoriedad de las marcas "Red Bull" y el uso de las marcas impugnadas implican un aprovechamiento indebido del poder de atracción y la notoriedad de las marcas "Red Bull", ya que la demandada se ahorrará los gastos de lanzar al mercado una nueva marca desconocida para captar la atención de los consumidores, aprovechándose de los esfuerzos de la actora en la creación y mantenimiento de la imagen de prestigio de las marcas de la actora sin ningún tipo de compensación económica. Además, las marcas impugnadas pueden diluir el carácter distintivo de la marca prioritaria.
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La demandada se opone al recurso y solicita la confirmación de la sentencia por considerar, destaca, que
(i) no cabe un derecho de exclusiva sobre el término RED por su uso generalizado y carácter descriptivo para bebidas energéticas, (ii) no se acredita la notoriedad de la marca "Red" y la encuesta realizada a instancia de parte sobre su carácter distintivo y notoriedad es sesgada; (iii) no se ha acreditado el riesgo de aprovechamiento indebido o menoscabo de las marcas de la actora; (iv) las marcas figurativas "Red Z" están registradas válidamente en Alemania y Portugal, a pesar de la oposición frente a las mismas de la aquí demandante; (v) las diferencias existentes entre las marcas impugnadas y las de la actora impiden un riesgo de confusión...
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