SAP Alicante 105/2018, 12 de Marzo de 2018
| Ponente | LUIS ANTONIO SOLER PASCUAL |
| ECLI | ES:APA:2018:709 |
| Número de Recurso | 604/2017 |
| Procedimiento | Civil |
| Número de Resolución | 105/2018 |
| Fecha de Resolución | 12 de Marzo de 2018 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Alicante, Sección 8ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCIÓN OCTAVA
TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA Nº 604 (U-38) 17
PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 494/15
JUZGADO de Marca de la Unión nº 1 Alicante
SENTENCIA Nº 105/18
Ilmos.
Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera
Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual
Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán
En la ciudad de Alicante, a doce de marzo de dos mil dieciocho
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca de la Unión Europea e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infracción de marca de la Unión, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número uno de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Unión con el número 494/15, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada integrada por D. José y D. Segundo, representados en este Tribunal por el Procurador D. Luis Beltrán Gamir y dirigidos por el Letrado D. Jaime Caballero Moreno; y como parte apelada la mercantil demandante, Carrefour S.A., representada en este Tribunal por el Procurador Dª. Esther Pérez Hernández y dirigida por el Letrado Dª. Sofía Ana Martínez-Almeida Alejos-Pita, que ha presentado escrito de oposición.
Por el Juzgado de Marca de la Unión número uno de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 494/15, dictó Sentencia con fecha 26 de septiembre de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
"Que con ESTIMACIÓN SUSTANCIAL de la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales doña Esther Pérez Hernández, en nombre y representación de la entidad mercantil Carrefour, S.A., contra don José y don Segundo, debo:
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DECLARAR Y DECLARO la infracción de las marcas de la Unión Europea nº 8779498 "CARREFOUR" y nº 8776676 "CARREFOUR Express".
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CONDENAR Y CONDENO a don José y a don Segundo, por la infracción de las marcas de la Unión Europea nº 8779498 "CARREFOUR" y nº 8776676 "CARREFOUR Express":
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A estar y pasar por la anterior declaración.
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A cesar y a abstenerse en el futuro en su inconsentida utilización en España de toda forma de uso del signo "CARREFOOD", en relación con los servicios para los que las marcas prioritarias se encuentran registradas, prohibiéndole en especial la realización bajo tal signo o cualquier otro que incluya el término "CARREFOOD", en España, de cualquiera de las actuaciones que se detallan en las letras a) a la d) del artículo 9, apartado 2 del Reglamento de Marcas de la Unión Europea y de las letras a ) a f) del artículo 34 de la Ley de Marcas .
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A retirar a su costa del tráfico económico, en el plazo máximo de un mes o en el que alternativamente se le fije por el Juzgado, la totalidad de los rótulos, productos, medios o materiales publicitarios y cualesquiera otros documentos o publicaciones, analógicos o digitales, en los que se haya materializado la violación de las marcas de la Unión Europea de la entidad mercantil Carrefour, S.A.
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A destruir a su costa (salvo que fuera posible la eliminación de los mismos de los signos infractores sin afectar al producto), los productos, los materiales publicitarios y cualesquiera otros documentos, publicaciones o soportes en los que se reproduzcan o utilicen los signos infractores de la marca de la Unión Europea de la entidad mercantil Carrefour, S.A., tanto los que se encuentren a su disposición, como los que se retiren del comercio por orden del Juzgado.
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A abonar a la entidad mercantil Carrefour, S.A. la cantidad de 31.236,00 euros, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la infracción marcaria declarada en esta sentencia.
Todo ello con expresa condena en costas procesales a la parte demandada, don José y don Segundo . "
Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte arriba referenciada. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 30 de noviembre de 2017 donde fue formado el Rollo número 604/U-38/17 en el que se acordó señalar para deliberación, votación y fallo el día 8 de marzo de 2018 en que tuvo lugar.
En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.
VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.
Sustenta Carrefour S.A. sus pretensiones declarativas y de condena por infracción marcaria, en el uso no consentido por los demandados a modo de nombre comercial, del término CARREFOOD, con la siguiente configuración gráfica (figura) : gráfica que reproduce la gráfica solicitada en su día por uno de los codemandados como nombre comercial ante la OEPM (figura),
y que fue denegada tras la oposición de Carrefour S.A., para identificar un comercio supermercado en Madrid, sito en la C/ Esteban Mora número 2, barrio de la Concepción.
La causa sustantiva de la demanda se sustenta en la consideración de que el uso del signo reproducido constituye la infracción de sus marcas -ambas para la clase 35- denominativa UE nº A-8779498 CARREFOUR y figurativa UE nº A-8776676 (figura) La Sentencia de instancia ha estimado sustancialmente dicha demanda y declara en consecuencia que se ha infringido por ambos demandados con el uso de aquél signo, las marcas europeas titularidad de Carrefour, condenandolos a cesar y abstenerse en el futuro -prohibición- del uso no consentido de toda forma de uso del signo CARREFOOD en relación a los servicios de las marcas europeas prioritarias, con referencia a los artículos 9.2 letras a ) a d) RMUE y art. 34 letras a ) a f) LM, así como a retirar del tráfico económico los rótulos, productos, medios o materiales y cualquier otro instrumento o documento que contenga el signo infractor, a destruir los materiales indicados y a abonar a la actora el importe de 31.236 euros por indemnización de daños y perjuicios.
Llega en efecto la Sentencia a la conclusión que hay infracción marcaria del art. 9.1.c) RMUE al apreciar infracción cometida por los demandados.
En relación lo primero concluye la resolución de instancia que en efecto las marcas CARREFOUR gozan de notoriedad y son renombradas -carácter no negado por los demandados- siendo así que el signo utilizado por los demandados CARREFOOD tiene, primero, una fuerte semejanza conceptual, reconociéndose por el condenado Sr. Segundo en un artículo de prensa que se trataba de un juego de palabras, con el que, dice la Sentencia, se produce la aproximación al término CARREFOUR, segundo, semejanza fonética que no difiere en la pronunciación inglesa y, tercero, visual, imitándose el tipo de letra y color de las de la actora, de donde deduce la sentencia que hay conexión o vínculo evidente en el sentido de que el signo litigioso evoca o recuerda la marca notoria, conexión utilizada para captar clientes, transfiriendo la imagen de la marca a su favor con un efecto parasitario con el uso que constituye la infracción definida en el art 9.1.c).
En relación a la legitimación pasiva de los demandados afirma la Sentencia que siendo infractor quien utiliza el signo en el tráfico económico para distinguir productos o servicios -siendo ajeno tal concepto al de las titularidades formales inmobiliarias o administrativas- en el caso, queda acreditada la explotación del negocio, con uso infractor del signo, por los demandados.
Afirma respecto del Sr. José que probado que explota el comercio porque el día 31 de mayo de 2013 se presentó en el IVIMA la solicitud de cesión de locales comerciales a favor de éste por parte del Sr. Fermín, que el día de apertura al público del local, 1 de julio de 2013, el Sr. José se dio de alta en el censo de empresarios en relación a las actividades de comercio al por menos carnicerías/charcuterías y de productos alimenticios para ser desarrolladas en el indicado local, que el mismo mes se acuerda la cesión del local, desvinculándose el Sr. Fermín por adenda de 18 de julio de 2013, del local, estando igualmente probado que abonó importantes
cantidades por licencias urbanísticas y rentas del inmueble antes y después de la firma de la escritura de cesión del local, solicitándose además por el Sr. José el día 6 de septiembre de 2013 a la OEPM el registro del nombre comercial 313081 CARREFOOD AMANA, concluyendo el informe pericial judicial que la actividad había sido explotada por el Sr. José .
Y respecto del Sr. Segundo concluye que cooperó con el Sr. José ya que si bien figura como empleado de éste, se ha presentado frente a terceros como socio del negocio y realizado actos de promoción y publicidad del establecimiento, usando el signo infractor, hecho confirmando por el detective ante se presenta como socio, tal y como tal aparece también descrito por propia indicació en el artículo de prensa aportado, siendo la persona que recoge el requerimiento notarial dirigido al explotador del negocio, todo lo cual demuestra, dice la Sentencia, que no es un mero trabajador sino un responsable de los actos de explotación del negocio bajo una vestidura formal laboral.
Declarada la infracción y confirmada la legitimación pasiva de los demandados, concluye la Sentencia que, dándose las circunstancias de art. 34.3.f) en relación al art. 42.1 LM, son responsables los demandados de los daños y perjuicios causados con el uso del signo infractor, daños y perjuicios cuya prueba no resulta precisa dado que el mero uso del signo infractor de una marca notoria supone la transferencia de la entidad demandante de su beneficio al infractor, señalando en cuanto al importe que el sistema de cálculo interesado es el de los beneficios obtenidos por el infractor, no habiéndose facilitado por los demandados, a...
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