SAP Barcelona 479/2019, 14 de Marzo de 2019
| Ponente | MARIA ELENA BOET SERRA |
| ECLI | ES:APB:2019:1923 |
| Número de Recurso | 219/2018 |
| Procedimiento | Recurso de apelación |
| Número de Resolución | 479/2019 |
| Fecha de Resolución | 14 de Marzo de 2019 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071
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FAX: 938294458
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N.I.G.: 0801947120170002159
Recurso de apelación 219/2018 -1
Materia: Juicio Ordinario
Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Barcelona
Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 197/2017
Cuestiones esenciales que se plantean: Marcas. Nulidad. Mala fe. Infracción de marca por riesgo de confusión.
SENTENCIA núm. 479/2019
Componen el tribunal los magistrados:
JUAN F. GARNICA MARTÍN
JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO
Elena Boet Serra
En la ciudad de Barcelona, a catorce de marzo de dos mil diecinueve.
Parte apelante y apelada: Íñigo
-Letrada: Rosa Martínez Brines
-Procurador: Jesús-Miguel Acín Biota
Parte apelada y apelante: Jeronimo .
-Letrado: Juan Manuel Menéndez Tirado
-Procuradora: Mª. Isabel Pereira Mañas
Resolución recurrida: Sentencia
-Fecha: 1 de diciembre de 2017
-Demandante: Íñigo
-Demandada: Jeronimo
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:
" ESTIMO sustancialmente la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales D. Jesús Acín Biota, en nombre y representación D. Íñigo contra D. Jeronimo con los siguientes pronunciamientos:
DECLARO que la utilización por parte del demandado de la expresión "Familia Florí" en sus productos lácteos constituye un acto de infracción de la marca nº 3.001.122 "CAN FLORI".
CONDENO AL DEMANDADO:
A cesar (y no reanudar) en la utilización de la expresión "Familia Florí" en los productos que comercializa, así como abstenerse de utilizar cualquier otro signo o denominación que se constituya infracción su derecho de marca, todo ello en cualquier medio o soporte, incluido en una página web y como nombre de dominio.
A retirar a su costa, del tráfico económico, todos los envases, catálogos, folletos, etiquetas y cualesquiera otros documentos conteniendo la citada denominación "Familia Florí".
Al pago de una indemnización por los daños y perjuicios en la suma de 4.362 euros
Al pago de las costas del presente procedimiento.
DESESTIMO la demanda reconvencional interpuesta por el Procurador de los Tribunales Dª. Isabel Pereira Mañas, en nombre y representación de D. Jeronimo contra D. Íñigo, con expresa imposición de las costas a la parte actora".
Contra la anterior sentencia interpusieron sendos recursos de apelación las representaciones procesales de la demandante y de la demandada. La demandada y la demandante presentaron sendos escritos de oposición a los respectivos recursos.
Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 20 de septiembre de 2018.
Actúa como ponente la magistrada Elena Boet Serra.
Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.
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La parte actora, Íñigo, comparece como titular de la marca española mixta "Can Florí", núm. 3.001.122, registrada para productos de la clase 29 de la Clasificación de Niza (en particular, leche y productos lácteos; conservas, mermeladas, confituras y jaleas), para ejercitar, frente a Jeronimo, acciones de infracción marcaria (en concreto, una acción de casación y una acción de indemnización), con base en los supuestos de infracción previstos en las letras b ) y c) del art. 34.2 LM, y, además, acciones de competencia desleal por la realización de un ilícito concurrencial desleal del art. 5 LCD (actos de engaño).
En la demanda se sostiene que el demandado comercializa productos lácteos (flanes, matós, quesos frescos y pasteles de queso) con una marca que incorpora la expresión "Familia Florí" y, además, utilizando la referencia "casa Forí" junto a los datos personales en la presentación de los productos lo que, afirma, infringe los derechos de la actora sobre su marca registrada mixta "Can Florí".
Explica que con la marca "Can Florí" se viene distinguiendo desde finales de los años sesenta unos productos lácteos artesanales de gran calidad producidos en Marganell, un pueblo situado a los pies de la montaña de Montserrat y que detrás de la marca hay una empresa familiar que hace más de doscientos años se inició en la producción de quesos y otros productos lácteos, primero con la bisabuela Rafaela, después con su hijo Primitivo y su nieto Raimundo, y hoy con la cuarta generación en la persona de Íñigo (actora); que el nombre hace referencia a la finca o casa pairal " DIRECCION002 " de Marganell, de la familia del mismo nombre, donde se encuentra el obrador en que se elaboran todavía los productos; que el demandado, Jeronimo, es familiar de la actora y ex trabajador de la empresa (de la que fue despedido en julio de 2006); y que el demandado no se apellida Marí Juana ni vive en la finca o casa pairal " DIRECCION002 " ni se elaboran allí los productos que comercializa.
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El demandado se opone a la demanda, sosteniendo, en síntesis, la disimilitud entre los signos enfrentados y el uso leal por la demandada, conforme al art. 37 LM, del nombre " Marí Juana ", por ser un apellido de su familia como sucesor de Primitivo, y de "Can Florí", por ser el lugar donde está domiciliada su actividad empresarial, y además, porque la calidad del producto que comercializa corresponde al tradicional de la familia Marí Juana .
El demandado formula reconvención solicitando la declaración de nulidad absoluta de la marca "Can Florí", núm. 3.001.122, registrada a nombre de Íñigo, con base en el artículo 51.1.b) LM y, subsidiariamente, con base en el art.51.1.a), en relación con el art. 5.c) LM, y la declaración de nulidad relativa de la marca, con base en el art. 52.1 LM en relación con el art. 9.1.b) LM .
En relación con la nulidad absoluta por mala fe del solicitante, sostiene que el demandado en reconvención solicitó a su nombre el registro de la marca "Can Florí" a sabiendas de su preesxistencia y de su utilización por toda la familia Marí Juana y sus descendientes. Además, afirma que "Can Florí" es un topónimo que identifica una finca ubicada en un lugar geográfico de la población de Marganell.
Con relación a la nulidad relativa por contravención del art. 9.1.b) LM, aduce que Íñigo no conserva el apellido Marí Juana, aunque sea descendiente de los Marí Juana, y no habita en la casa pairal " DIRECCION002 ", ni ha obtenido la autorización de la familia " Marí Juana " para el registro registrar la marca en exclusivo a su nombre.
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La actora principal se opone a la demanda negando la existencia de mala fe en la solicitud de la marca Can Florí.
Sostiene que Íñigo es, desde hace muchos años, el sucesor, titular y responsable de la empresa Can Florí y el demandado -y su madre y otros- asalariados de aquél para las tareas de elaboración del producto y el reparto; y que Íñigo registró la marca que había venido usando como titular, como mínimo desde el año 2003, y que se había encargado de su nuevo diseño en el año 2009, procediendo en 2011 a su registró para protegerla. También afirma que Can Florí es un nombre comercial usado, con anterioridad al registro de la marca en 2011, por Íñigo como único responsable de la empresa Can Florí y que Can Florí no es un topónimo, como sostiene la demandante en reconvención, sino el nombre de la finca en la que está el obrador y donde trabaja y reside aquél.
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La sentencia, que es recurrida por ambas partes litigantes, estima sustancialmente la demanda y desestima la reconvención.
Con relación a la acción de nulidad de la marca "Can Florí", concluye que no se ha acreditado que concurran los requisitos exigidos legal y jurisprudencialmente para entender que el demandado reconvencional registró su marca de mala fe al tiempo de la solicitud, y rechaza las otras acciones de nulidad por concluir que Can Florí no es un topónimo ex art. 5c) LM, ni un nombre civil o denominación que designe a persona distinta del solicitante ex art. 9.1 a ) y b) LM, ni un nombre comercial usado por el actor reconvencional en relación con el art. 9.1.d) LM, sino únicamente la denominación de una propiedad familiar, de la que Íñigo también es propietario, sin que la domiciliación del negocio de Jeronimo en la finca familiar le dé derecho alguno para usar la marca Can Florí.
En relación con las acciones de infracción marcaria, estima la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas dada la identidad de producto y la similitud de los signos, identificando al vocablo "florí" como el elemento dominante y distintivo de la marca de la actora y la usada por el demandado. Rechaza, sin embargo, la existencia de infracción marcaria por el empleo de la mención "Casa Florí" junto a la dirección de la etiqueta del producto ya que estima que no se trata de un uso a título de marca y que está dentro de los límites al derecho de marca del art. 37.a) LM . La sentencia fija la indemnización de daños y perjuicios en la cantidad de
4.362 euros que es el beneficio que habría obtenido titular de la marca si no se hubiera producido la infracción al estimar acreditado, tras valorar la prueba pericial contable, que el beneficio mensual de la actividad del actor que corresponde a las ventas estimadas de los clientes que han dejado de adquirir su productos asciende a 727 euros, y lo multiplica por los seis meses de infracción.
Por último, la sentencia desestima la acción de competencia desleal por engaño y publicidad ilícita ejercitada en la demanda principal, de conformidad con el principio de la complementariedad relativa con el derecho de marcas, por no haberse introducido un desvalor distinto al analizado en la infracción marcaria.
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