SAP Barcelona 796/2019, 6 de Mayo de 2019
| Ponente | JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO |
| ECLI | ES:APB:2019:4747 |
| Número de Recurso | 1716/2018 |
| Procedimiento | Recurso de apelación |
| Número de Resolución | 796/2019 |
| Fecha de Resolución | 6 de Mayo de 2019 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071
TEL.: 938294451
FAX: 938294458
N.I.G.: 0801947120178007107
Recurso de apelación 1716/2018-2ª
Materia: Juicio Ordinario
Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Barcelona
Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 858/2017
Cuestiones.- Acción de caducidad de marca por no uso. Legitimación activa
SENTENCIA núm.796/2019
Ilmos. Sres. Magistrados
DON JUAN FRANCISCO GARNICA MARTÍN
DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO
DON LUIS RODRÍGUEZ VEGA
En Barcelona a seis de mayo de dos mil diecinueve.
Parte apelante: JACOBSEN ENTERPRISES S.L.
-Letrado: Emilio Hidalgo Hernández
-Procurador: Ignacio Anzizu Pigem
Parte apelada: WASA REAL ESTATE S.L.
-Letrado: Estrella Álvarez Montes
-Procurador: Estefanía Soto García
Resolución recurrida: Sentencia
-Fecha: 18 de julio de 2018
-Demandante: JACOBSEN ENTERPRISES S.L.
-Demandado: WASA REAL ESTATE S.L.
El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:
"Desestimo la demanda interpuesta por la representación procesal de JACOBSEN ENTERPRISES S.L. y absuelvo al demandado de todos los pedimentos formulados en su contra, con expresa imposición de costas."
Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandante. La parte demandada presentó escrito de oposición al recurso.
Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 11 de abril de 2019.
Es ponente el Ilmo. Sr. DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO
Términos en los que aparece contextualizada la controversia en esta instancia.
-
La entidad demandante JACOBSEN ENTERPRISES S.L. interpuso demanda solicitando la caducidad por falta de uso de la marca denominativa núm. 2.196.475 "WASA REAL ESTATE GUIDE" para productos de la clase 16ª (revista destinada al mercado inmobiliario), que figura en la OEPM inscrita a nombre de la demandada WASA REAL ESTATE S.L. En la demanda se señala que las últimas publicaciones de la revista datan del año 2003 y que la demandada no ha hecho un uso real y efectivo durante cinco años en la forma establecida en la Ley de Marcas.
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Estimamos conveniente para la resolución del recurso partir de la relación de hechos probados contenida en la sentencia apelada, que en lo esencial no son discutidos en esta segunda instancia, a salvo alguna valoración que se cuestiona en el recurso y a la que daremos respuesta:
1) La mercantil demandada, WASA REAL ESTATE, S.L. fue creada en el año 1982 en Suecia por los hermanos D. Cesareo y D. Claudio constituyendo la sociedad en España en el año 1998 (doc. 2 y 3 de la contestación).
2) La demandada es titular de la marca denominativa n.º 2.196.475 "WASA REAL ESTATE GUIDE", para producto de la clase 16ª (Revista destinada al mercado inmobiliario) solicitada el 17/11/1998, publicada la última renovación el 01/03/2009 (doc. 2 de la demanda).
3) D. Elias trabajó como Sales Manager de la demandada WASA REAL ESTATE, S.L. durante más de 20 años (doc. 5 de la contestación y hechos probados de la Sentencia del JPI nº 7 de Marbella de 16/06/2017 ).
4) Que el 20 de septiembre de 2012 las partes del presente procedimiento suscribieron un contrato (doc. 4 de la contestación) por el cual se transmite la marca WASA REAL STATE (por un precio de 50.000 euros), así como su fondo de comercio (por un precio 6.000 euros).
5) En virtud del citado contrato JACOBSEN ENTERPRISES, S.L. explota el negocio y la marca en todas las posibles vertientes de WASA, así la cláusula CUARTA del citado contrato establece "el Sr. Cesareo podrá adoptar el nombre de WASA CONSULTING, S.L., además de trabajar, bajo dicha denominación social de forma ilimitada, y sin condición de ningún tipo, siendo ésta la única acepción de WASA que quedará permitida al Sr. Cesareo tras la cesión de la marca al Sr. Elias " (doc. 4 de la contestación).
6) Que JACOBSEN ENTERPRISES, S.L. no ha abonado el precio pactado en el citado contrato (doc. 6 de la contestación y hechos probados de la Sentencia del JPI nº 7 de Marbella de 16/06/2017 ).
7) Que el actor interpuso ante el JPI nº 7 de Marbella demanda de resolución del contrato de compraventa de la marca/negocio contra el demandado finalizando en primera instancia por sentencia de fecha 16/06/2017 por la que se desestima la resolución del contrato, estando pendiente de recurso de apelación (doc. 7 de la contestación).
8) La actora JACOBSEN ENTERPRISES, S.L. solicitó el 17 de enero de 2016 la marca nº 3.594.708 "WASA REAL ESTATE" para distinguir los servicios incluidos en la clase 36ª del Nomenclátor, publicada en el BOPI el 29 de enero de 2016. El 15 de marzo de 2016 consta la oposición formulada por la marca nº 2.196.475 "WASA REAL ESTATE GUIDE", denominativa para los productos de la clase 16ª (doc. 13 de la demanda) denegada por Resolución de 07/07/2016, pendiente de firmeza al haber sido recurrida en vía contencioso-administrativa (hechos probados de la Sentencia del JPI nº 7 de Marbella de 16/06/2017 ).
9) Que la entidad demandada (WASA REAL ESTATE S.L.) inició ante la Oficina Española de Patentes y Marca los trámites para registrar a su nombre la marca WASA REAL ESTATE, habiéndosele concedido mediante Resolución de 29/03/2017, pendiente de firmeza (hechos probados de la Sentencia del JPI nº 7 de Marbella de 16/06/2017 ).
10) Constan pantallazos de la página web www.wasarealestate.com a fecha de 8 de febrero de 2018 y pantallazo de la web www.wasa.es a fecha de 8 de febrero de 2018 (doc. 8 de la contestación).
11) El actor ha hecho uso de la web www.wasa.es desde el 2012 hasta enero de 2016 (doc. 9 de la contestación).
12) No existen dominios de páginas web que incorporen la denominación WASA REAL ESTATE GUIDE, lo que se deduce del acta notarial de presencia otorgada el pasado día 13 de marzo de 2017 (doc. 10 y 11 de la demanda).
13) Consta www.wasaconsulting.com como página web en construcción según se deduce del acta notarial de presencia otorgada el pasado día 19 de abril de 2017 (doc. 11 de la demanda).
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Como hemos dicho, la demandante solicitó que se declarara la caducidad de la marca WASA REAL ESTATE GUIDE por no haber sido utilizada de forma real y efectiva durante el plazo de cinco años, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 55 de la Ley de Marcas .
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La demandada, tras poner de manifiesto que por contrato de 20 de septiembre de 2011 transfirió a la propia demandante JACOBSEN ENTERPRISES su negocio, incluida la marca, sostuvo que la marca viene siendo utilizada en Internet a través de los dominios www.wasa.es y www.wasarealestate.com, que son explotados por la actora, todo ello amparado en el contrato suscrito por ambas partes. Así mismo alegó que el no uso de la marca por WASA REAL STATE estaría justificado, conforme a lo establecido en el artículo 39.2º, apartado a/, de la LM, dado que la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 7 de Marbella mantiene la vigencia del contrato hasta que no se resuelva la apelación.
La sentencia, el recurso y la oposición.
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La sentencia desestima íntegramente la demanda al considerar que JACOBSEN ENTERPRISES carece de interés legítimo para postular la caducidad, al haber adquirido la marca que pretende caducar. El comprador de la marca que no la usa, señala la sentencia, carece de legitimación para solicitar la caducidad. De aceptarse la legitimación del demandante, la sentencia estima que el no uso de la marca por su titular registral estaría justificado ( artículo 39.4º dela Ley de Marcas ).
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La sentencia es recurrida por la parte actora. En cuanto a la falta de legitimación activa, que no fue opuesta por la demandada en el escrito de contestación, la recurrente considera que tiene interés legítimo, no tanto por haber solicitado la marca WASA REAL ESTATE para servicios de la clase 36, sino por la competencia comercial entre las partes y los conflictos en los que están involucrados. A partir de ahí, la impugnación de la sentencia se fundamenta en los siguientes motivos (en síntesis):
(i) Cuestiona que se atribuya a la demandante la condición de titular de la marca WASA REAL ESTATE GUIDE, cuando no es controvertido que no pagó el precio convenido (50.000 euros) y que, con arreglo a la estipulación tercera del contrato, la falta de pago determinaba el retorno automático de la marca a la demandada. En el recurso se justifica el impago al haber advertido que la marca estaba registrada para un producto (revista destinada al mercado inmobiliario), cuando el demandante pretendía adquirir la marca para prestar servicios inmobiliarios. La oposición por la demandada al registro de la marca WASA REAL ESTATE para servicios de la clase 36 o la falta de inscripción de la transmisión de la marca corroboran que la...
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