SAP Alicante 158/2019, 15 de Febrero de 2019
| Ponente | ENRIQUE GARCIA CHAMON CERVERA |
| ECLI | ES:APA:2019:410 |
| Número de Recurso | 829/2018 |
| Procedimiento | Civil |
| Número de Resolución | 158/2019 |
| Fecha de Resolución | 15 de Febrero de 2019 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Alicante, Sección 8ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCIÓN OCTAVA
TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA Nº 829-U34/18
PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 796/13
JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA-1
SENTENCIA NÚM. 158/19
Iltmos.:
Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.
En la ciudad de Alicante, a quince de febrero de dos mil diecinueve.
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marcas de la Unión Europea, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 796/13, sobre infracción de marcas comunitarias, seguidos en el Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm. 1, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, COMERCIAL KIRMAN, S.L. (en lo sucesivo, KIRMAN), representada por la Procuradora Doña Esther Pérez Hernández, con la dirección del Letrado Don Alejandro José Bistuer Ruiz y; como apelada, la parte demandada, la mercantil de nacionalidad japonesa, MAXELL HOLDINGS, LTD., cuya denominación social anterior era HITACHI MAXELL, LTD. (en lo sucesivo, la actora), representada por el Procurador Don Enrique de la Cruz Lledó, con la dirección del Letrado Don Enrique Armijo Chávarri.
DE H E C H O.-
En los autos de Juicio Ordinario número 796/13 del Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm. 1 se dictó Sentencia de fecha diez de abril de dos mil dieciocho, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
"Que con ESTIMACIÓN ÍNTEGRA de la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales don Enrique de la Cruz Lledó, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil Hitachi Maxell Ltd., actualmente la entidad mercantil Maxell Holdings Ltd., contra la entidad mercantil Comercial Kirman, S.L., debo:
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DECLARAR Y DECLARO:
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Que el intento de importación por parte de la entidad mercantil Comercial Kirman, S.L. de las partidas de pilas "MAXELL" retenidas por la Autoridad Aduanera de Valencia en el expediente nº 4611 13 00002101 procedentes de importaciones paralelas desde Hong Kong, constituye una violación de los derechos de la entidad mercantil Hitachi Maxell Ltd., actualmente la entidad mercantil Maxell Holdings Ltd. sobre la marca "MAXELL".
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Que, al margen de la anterior partida, la comercialización, venta y distribución por la entidad mercantil Comercial Kirman, S.L. de partidas de pilas "MAXELL" procedentes de importaciones paralelas desde fuera del Espacio Económico Europeo destinadas en origen a su venta fuera de dicho espacio y que no hayan sido introducidas en el Espacio Económico Europeo por la entidad mercantil Hitachi Maxell Ltd., actualmente Maxell Holdings Ltd., o por un tercero con su consentimiento constituyen una violación de los derechos de la entidad mercantil Hitachi Maxell Ltd., actualmente Maxell Holdings Ltd., sobre la marca "MAXELL".
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CONDENAR Y CONDENO a la entidad mercantil Comercial Kirman, S.L.:
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A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
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A cesar de inmediato (y abstenerse en el futuro) de importar, vender o comercializar partidas de pilas "MAXELL" procedentes de importaciones paralelas desde territorios no comprendidos en el Espacio Económico Europeo destinadas en origen a su venta fuera del Espacio Económico Europeo y que no hayan sido introducidas en el Espacio Económico Europeo por la entidad mercantil Hitachi Maxell Ltd., actualmente Maxell Holdings Ltd., o por un tercero con su consentimiento.
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A retirar del mercado y destruir cualesquiera productos, artículos, muestras, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos de la demanda obrantes en el tráfico en los que se consigne la marca "MAXELL".
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A destruir a su costa la mercancía retenida por la Autoridad Aduanera de Valencia con observancia de las normas administrativas en materia de residuos y con un preaviso de 10 días a la entidad mercantil Hitachi Maxell Ltd., actualmente Maxell Holdings Ltd., del lugar y fecha elegidos para llevar a cabo el acto de destrucción interesado.
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A indemnizar a la entidad mercantil Hitachi Maxell Ltd., actualmente Maxell Holdings Ltd., en la suma de
5.522,00 € en concepto de daño emergente.
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A indemnizar a la entidad mercantil Hitachi Maxell Ltd., actualmente Maxell Holdings Ltd.,en la suma de
23.537,28 euros en concepto de lucro cesante.
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A indemnizar a la entidad mercantil Hitachi Maxell Ltd., actualmente Maxell Holdings Ltd., por la cantidad de
88.665,63 euros en concepto de regalía hipotética.
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A publicar el fallo condenatorio de la sentencia a su costa en un diario de tirada nacional y en una revista especializada del sector seleccionados por la entidad mercantil Hitachi Maxell Ltd., actualmente Maxell Holdings Ltd.
Todo ello con expresa condena en costas procesales a la parte demandada, la entidad mercantil Comercial Kirman, S.L. "
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Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandada y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a la adversa, la cual presentó el escrito de oposición.
Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 829-U34/18, en el que, después de inadmitir la documental aportada por la apelante, se señaló para la deliberación, votación y fallo el día treinta de enero, en el que tuvo lugar.
En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.
VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera.
La actora, en cuanto titular de las siguientes marcas comunitarias:
1) número 2713956, figurativa, solicitada el día 24 de mayo de 2002 y concedida el día 9 de septiembre de
2003, para identificar productos de las clases 1, 9 y 16, con la siguiente representación gráfica
2) número 6542401, figurativa, solicitada el día 28 de diciembre de 2007 y concedida el día 11 de diciembre de 2008, para identificar productos de la clase 9, con la siguiente representación gráfica promueve una acción de infracción de sus marcas al amparo de lo previsto en los artículos 9.1 y 13.1 ( a contrario sensu ) del Reglamento (CE) núm. 207/2009, del Consejo de 26 de febrero, sobre la marca comunitaria (RMC), aplicable ratione temporis, en relación con el artículo 41 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM), frente a KIRMAN porque ésta importó 897.000 pilas de botón originales identificadas con el distintivo "MAXELL" procedentes de Hong Kong para comercializarlas en España sin haber sido previamente autorizada por la mercantil actora, titular de la marca, habiendo quedado retenidas por la autoridad aduanera de Valencia desde el día 13 de mayo de 2013 (expediente NUM000 ).
Con base en la referida acción, deduce las siguientes pretensiones:
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la declaración de la infracción de las marcas de la actora por el intento de importación de la partida retenida por la autoridad aduanera de Valencia;
ii) la declaración de la infracción de las marcas de la actora mediante la comercialización, venta y distribución por KIRMAN de partidas de pilas con el distintivo "MAXELL" procedentes de importaciones paralelas de fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) y que no han sido introducidas en el EEE por la actora o por un tercero con su consentimiento;
iii) la condena a la cesación de las conductas infractoras, remoción, destrucción, indemnización de daños y perjuicios por daño emergente (5.522.- €), por lucro cesante, según el criterio de la regalía hipotética
(23.537,28.- €, provisionalmente, respecto de la mercancía retenida por la autoridad aduanera de Valencia; más la cantidad que se determine por el royalty que KIRMAN debió abonar a la actora por la concesión de una licencia aplicado a la venta de pilas con el distintivo "MAXELL" ilícitamente comercializadas en los cinco años anteriores a la interposición de la demanda) y, a la publicación de la Sentencia;
iv) la orden dirigida a la autoridad aduanera de Valencia para la puesta a disposición de la partida de 897.000 pilas retenidas en favor de la demandada para que ésta proceda a su destrucción.
La Sentencia de instancia, tras rechazar la excepción de prescripción, estimó la demanda porque KIRMAN importó de fuera del EEE y comercializó pilas con el signo "MAXELL" auténticas sin haberlo consentido previamente la actora, titular de la marca y, en consecuencia, acogió todas las pretensiones deducidas en la demanda, incluida la condena a la indemnización por lucro cesante por la importación y comercialización de pilas en el plazo de los cinco años anteriores a la presentación de la demanda que cuantificó en 88.665,63.- €.
Frente a la misma se ha alzado la parte demandada, la cual formula en su recurso veinticuatro alegaciones que pueden estructurarse en tres alegaciones principales: i) oposición de la excepción de prescripción;
ii) inexistencia de infracción marcaria al haberse agotado los derechos marcarios de la actora por haber consentido la importación y comercialización de las pilas "MAXELL" por KIRMAN durante más de veintiocho años; iii) oposición a las consecuencias de la infracción marcaria, en especial, a la pretensión indemnizatoria de daños y perjuicios.
Antes de acometer el examen de las alegaciones principales citadas, es conveniente relacionar los hechos relevantes que resultan probados:
1) la actora, fabricante de productos y dispositivos electrónicos, entre ellos, baterías y pilas de botón, distribuye sus productos en Europa a través de su filial MAXELL EUROPE, LTD (documento 1 de la demanda) y, en España, se distribuyen a través de MAXELL SPAIN, S.A. (hecho admitido por ambas partes). MAXELL...
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ATS, 16 de Febrero de 2022
...procesal de Maxell Holdings L.T.D. interpuso recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación contra la sentencia n.º 158/2019, de 15 de febrero de 2019, dictada por la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8.ª, actuando en su calidad de Tribunal de Marcas de la Unión Euro......