SAP Alicante 712/2019, 31 de Mayo de 2019
| Ponente | LUIS ANTONIO SOLER PASCUAL |
| ECLI | ES:APA:2019:2183 |
| Número de Recurso | 313/2019 |
| Procedimiento | Civil |
| Número de Resolución | 712/2019 |
| Fecha de Resolución | 31 de Mayo de 2019 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Alicante, Sección 8ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCIÓN OCTAVA
TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA Nº 313 (U-11) 19
PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 251/17
JUZGADO de Marca de la Unión nº 1 Alicante
SENTENCIA Nº 712/19
Ilmos.
Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera
Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual
Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán
En la ciudad de Alicante, a treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca de la Unión Europea e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infracción de marca internacional que designa a la Unión, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número uno de los de Alicante, en funciones de Juzgado de Marcas de la Unión Europea con el número 251/17, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, la mercantil Tahe Productos Cosméticos S.L. (Tahe), representada en este Tribunal por el Procurador Dª. Carmen Baeza Ripoll y dirigida por el Letrado D. Antonio José Vela Ballesteros; y como parte apelada el demandante, D. Horacio, representado en este Tribunal por el Procurador D. José Manuel Gutiérrez Martín y dirigida por el Letrado Dª. Eva María Ochoa Santamaría, que ha presentado escrito de oposición.
Por el Juzgado de Marca de la Unión número uno de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 251/17, dictó Sentencia con fecha 17 de diciembre de 2018, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que con ESTIMACIÓN ÍNTEGRA de la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales don José Manuel Gutiérrez Martín, en nombre y representación de don Horacio, contra la entidad mercantil Tahe Productos Cosméticos, S.L., debo:
1) DECLARAR Y DECLARO:
1.1.- La nulidad de la marca nacional nº 3.586.384 "OLEOPLEX", por incurrir en la causa de nulidad relativa del riesgo de confusión, librando el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas, a fin de que proceda a su cancelación.
1.2.- Que la entidad mercantil Tahe Productos Cosméticos, S.L. carece del derecho para la utilización en el territorio de la Unión Europea de la denominación "OLEOPLEX", sola y/o en compañía de su denominación social "TAHE", en la distinción de productos incluidos en la clase 3 del Nomenclátor Internacional de Marcas y/o en la distinción de los productos y/o servicios de peluquería.
2) CONDENAR Y CONDENO a la entidad mercantil Tahe Productos Cosméticos, S.L.:
2.1.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
2.2.- A cesar en la Unión Europea en todo uso del signo "OLEOPLEX" solo y/o unido con su denominación social "TAHE", en los productos objeto de este procedimiento, que fabrica y/o importa, y/o distribuye, y/o comercializa, y a abstenerse en un futuro de estos actos, con apercibimiento de indemnización coercitiva de mínimo 600,00 euros por día en caso de desobediencia
2.3.- A retirar del mercado, incluido el mercado "on line" y las redes sociales y a destruir, a su costa, dejando cumplida constancia, todos los productos, folletos, vídeos, anuncios, tweets, post, carteles y demás medios publicitarios, que reproduzcan la marca "OLEOPLEX" sola y/o unida a su denominación social "TAHE", en el territorio de la Unión Europea, con apercibimiento de indemnización coercitiva de mínimo 600,00euros por día en caso de desobediencia.
2.4.- A indemnizar a don Horacio . en la cantidad de 241.824,20 euros.
Firme que sea esta sentencia, líbrese mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas ordenando la nulidad de marca nacional nº 3.586.384 "OLEOPLEX" en clase 3, concedida a nombre de la entidad mercantil Tahe Productos Cosméticos, S.L.
Todo ello con expresa condena en costas procesales a la parte demandada, la entidad mercantil Tahe Productos Cosméticos, S.L. "
Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por las partes arriba referenciadas del que se dio traslado a las demás partes que presentaron escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 4 de marzo de 2019 donde fue formado el Rollo número 313/U-11/19 en el que se señaló para deliberación, votación y fallo el día 23 de mayo de 2019 en que tuvo lugar.
En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.
VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.
Se ejercita en la demanda deducida por D. Horacio, demanda de nulidad relativa, subsidiaria de nulidad absoluta por mala fe en la solicitud de registro y acción de infracción marcaria, respecto de la marca española 3586384 Oleoplex, concedida para la clase 3 y con la siguiente representación gráfica,
en relación a la marca que invoca la actora, marca internacional con efectos UE 1187399 Olaplex, denominativa, que insta como efecto de las acciones deducidas además del efecto propiamente registral, la cesación en el uso del signo infractor así como la reparación de los daños y perjuicios que reclama.
La Sentencia del Tribunal de instancia ha estimado la demanda.
Niega la Sentencia de instancia la notoriedad de la marca Olaplex -apart 8 y ss- al no estar acreditada la implantación y conocimiento de la marca en territorio nacional, no siendo por tanto notoria en España a los efectos de este procedimiento, reconociendo no obstante que es notoriamente conocida en otros mercados distintos del español, en tanto documentalmente resulta acreditada la implantación y presencia a lo largo del periodo de tiempo -escaso- que lleva la marca en el mercado norteamericano o inglés, lo que, según afirma, es relevante para valorar la causa de nulidad invocada del registro de mala fe pero no para activar la protección de la marca notoria en el mercado español y por tanto, en este procedimiento .
Partiendo de ello, examina la Sentencia la acción de nulidad de la marca española 3586384 OLEOPLEX mixta, titularidad de TAHE, por la concurrencia de riesgo de confusión y en la posible mala fe en la solicitud del registro.
En cuanto a la acción de nulidad relativa, concluye la Sentencia con su estimación atendida la semejanza entre los elementos denominativos examinados en su conjunto, apreciando en efecto una extrema semejanza fonética y también gráfica, rechazando sin embargo el examen conceptual al considerar que se trata de
términos o neologismos de fantasía sin significación alguna. Y partiendo de este análisis, aprecia riesgo de confusión atendida la extrema semejanza fonética y la escasa relevancia de los elementos gráficos y ninguno conceptual, al punto, recuerda la Sentencia, que en Facebook se corrije en su motor de búsqueda el vocablo Oleoplex por Olaplex, considerando además prueba evidente del riesgo de confusión la propia conducta de la demandada que tras el requerimiento de cese en el uso del término Oleoplex, puso fin a la utilización del signo cuestionado y comenzó a utilizar el signo Oleo&Control, lo que interpreta la Sentencia, constituye un acto propio de la demandada que ha creado la expectativa jurídica que ahora no puede desconocer.
En cuanto a la acción de nulidad absoluta por mala fe concluye que no es preciso examinarla al haberse ya declarado la nulidad, siendo el pronunciamiento redundante de tal declaración.
En cuanto a la acción de infracción marcaria, se remite a lo argumentado respecto de la acción de nulidad relativa, rechazando que pueda llegarse a otra conclusión por el hecho de que se utilice en el mercado el término Tahe Oleoplex dado que el último vocablo es el que adquiere la verdadera significación y fuerza distintiva, independiente y autónoma del otro vocablo, dentro del signo dado que es aquél el que se refiere y tiene significado respecto de los tratamientos para el cabello.
Finalmente, en cuanto a la acción de daños y perjuicios, tras considerar a la demandada - art 42.2 LM - como primera comercializadora además de haber sido requerida, concluye la Sentencia que en el caso la demandante acoge como criterio de cálculo el 43.2.a) LM, por lo que se requiere probar los daños producidos, que no se niegan, en cuanto a su existencia hasta el cese en el uso de la marca Oleoplex, sino en cuanto a las bases de cuantificación y periodo de cálculo.
En desacuerdo con tales conclusiones, formula recurso de apelación la demandada Tahe.
Examinaremos separadamente cada uno de los planteamientos que formula el apelante que en síntesis critica y cuestiona la estimación de la acción de nulidad relativa, la acción de infracción y la estimación de la acción de daños y perjuicios.
Cuestiona en primer lugar Tahe en su recurso de apelación, la estimación de la acción de nulidad relativa, invocando en particular error en el examen de los factores concurrentes para la aplicación de los art.
9.2.b) RMUE y art. 6.1.b ) y 52 LM .
Señala la recurrente que en el examen de la acción de nulidad relativa trae a colación el Juzgador circunstancias que van más allá del juicio de valor para examinar la existencia de confusión a nivel administrativo, donde fue concedida la marca, que no tuvo oposición por el actor. Afirma que no pueden introducirse cuestiones relativas a la presencia en redes sociales o prensa o búsquedas en google que no estaban referenciadas a la fecha de la solicitud de la marca objetada ya que aunque se niega la notoriedad en España, deja traslucir hechos posteriores, siendo además subjetivas las apreciaciones sobre la protección del producto por diferentes patentes americanas cuando la realidad es que solo hay una patente que carece de vigor en España, concluyendo que aunque la marca debe examinarse en su conjunto, no...
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