SAP Valencia 1664/2019, 11 de Diciembre de 2019
| Ponente | LUIS SELLER ROCA DE TOGORES |
| ECLI | ES:APV:2019:5955 |
| Número de Recurso | 580/2019 |
| Procedimiento | Civil |
| Número de Resolución | 1664/2019 |
| Fecha de Resolución | 11 de Diciembre de 2019 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Valencia, Sección 9ª |
ROLLO NÚM. 000580/2019
M J
SENTENCIA NÚM.:1664/19
Ilustrísimos Sres.:
MAGISTRADOS DON GONZALO CARUANA FONT DE MORA DON LUIS SELLER ROCA DE TOGORES DOÑA SONIA MARTÍNEZ UCEDA
En Valencia a once de diciembre de dos mil diecinueve.
Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON/ DOÑA LUIS SELLER ROCA DE TOGORES, el presente rollo de apelación número 000580/2019, dimanante de los autos de, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a Avelino, representado por el Procurador de los Tribunales don/ña VICENTE ADAM HERRERO, y de otra, como apelados a GIORGIO ARMANI SPA representado por el Procurador de los Tribunales don/ña MARIA MERCEDES POLO LOPEZ, en virtud del recurso de apelación interpuesto por Avelino .
La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE VALENCIA en fecha 27 de diciembre de 2018, contiene el siguiente FALLO: "Que estimando como estimo la demanda promovida por el Procurador Sra. Polo López en la representación que ostenta de su mandante GIORGIO ARMANI SPA contra el demandado D. Avelino se efectúan los siguientes pronunciamientos:
-
- Se declara la nulidad de los diseños industriales num. D0525094, variedades num. 4 y 7 por riesgo de asociación y confusión con las marcas anteriores de la actora num. 000504308, num. 013174073, num. 505594 y num. H463816.
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- En su virtud, se condena a la parte demandada a estar y pasar por la anterior declaración, así como que se opere la cancelación del correspondiente asiento registral de inscripción de los diseños del demandado numeros D0525094, variediades num. 4 y 7 y la publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial asi como la publicación de la Sentencia en un diario nacional de gran tirada, a costa de la demandada. Firme que sea esta resolución, expidase el pertinente mandamiento a la OEPM para que se opere la cancelación acordada.
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- Todo ello con expresa imposición de costas al demandado."
Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por Avelino, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.
Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.
Por la representación procesal de don Avelino se interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil nº 1 de Valencia en 27 de diciembre de 2018 por la que se estima la demanda instada con él por GIORGIO ARMANI SPA y declara la nulidad de dos diseños industriales españoles de su titularidad (Nº D0525094, variedades Nº 4 y 7) con los efectos procedentes (cancelación y publicación) y con condena en costas.
La resolución sustenta la nulidad de los diseños en el art. 6 Ley de Marcas (17/2001, de 7 de diciembre) las prohibiciones relativas contenidas en su apartado b) (FJ 4); y funda su decisión en la apreciación de riesgo de asociación y confusión de tales diseños en relación con las marcas anteriores de la actora: 000504308, 013174073, 505594 y H463816.
Se alza la demandada impugnando la sentencia en una alegación esencial, que debe reconducirse a la denuncia del error en la valoración de la prueba, en especial de la pericial practicada a instancias de la actora en relación con el riesgo de confusión y asociación (que, según él, el propio perito excluye). Los diseños del demandado no evocarían la figura de un águila (marca de la actora) esencial y distintiva del signo.
Denuncia igualmente que no se haya tenido en cuenta el examen de oficio que llevó a cabo la Oficina Española para autorizar el registro de los diseños.
A continuación hace reproducción de resoluciones varias (por acumulación y copia de la contestación presentad en su día) que examinan el concepto jurídico del "riesgo de confusión" (que incluye el de asociación) sin que se aporte alegación concreta al caso.
Y concluye que, no concurriendo tal riesgo de asociación ni confusión, no procede declarar la nulidad.
Se opone la mercantil demandante al recurso, denunciando infracción en él de los art. 458 y 459 LEC al no indicar que pronunciamientos y extremos de la sentencia impugna en su escrito. Solicita su rechazo de plano.
Rechaza el error en la valoración de la prueba denunciado, teniendo en cuenta además de la pericial, el interrogatorio intentado en la persona del demandado y documental. Niega que el perito hiciera la manifestación de riesgo como consumidor medio sino como experto en la materia, estando justificado el riesgo. Rechaza que se atribuya virtualidad sobre el fondo al examen que realiza al OEPM. Rechaza el resto de alegaciones y citas jurisprudenciales.
En relación al rechazo de plano del recurso de apelación por no indicar los pronunciamientos y extremos de la sentencia que se impugnan debemos señalar lo siguiente.
Desde luego que el recurso de apelación se conforma en su práctica totalidad por la reproducción fiel del escrito de demanda, lo cual, sin adición o aclaración alguna, determina que no haya de ser tenido en cuenta en su mayor parte por esta alzada.
Sin embargo, pese a la vaga redacción, se deduce de su escrito que disiente en la valoración de la prueba desarrollada por el magistrado, fundada en la declaración del perito de la actora (que reconoce según el recurrente que no concurre el riesgo de confusión) y en el examen de la OEPM que admitió el registro de sus diseños. Pone de manifiesto una concreta impugnación de la sentencia con una finalidad clara cual es su revocación con desestimación de la demanda.
No se aprecia la infracción del art. 458 y 459 LEC en el recurso.
Debemos señalar en primer lugar que la demandante instaba la nulidad de los diseños industriales titularidad de la demandada por tres diferentes motivos al amparo de la ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (Ley 20/2003 de 7 de julio):
i) Ausencia de novedad, como requisito de protección previsto en el art. 6 de la Ley.
ii) Ausencia de carácter singular, segundo requisito señalado por el art. 7 de la norma.
iii) Art. 13 f), causa de denegación que se convierte en nulidad por el art. 65.1, al contener el diseño las marcas de la actora de vigencia anterior al registro.
Pese a ello, la sentencia prescinde de la normativa alegada y propia de la materia para, sobre la norma marcaria, señalar que entre los diseños del demandado y las marcas de la actora se produce un grave riesgo de, al menos, asociación desde el punto de vista del consumidor medio. Sobre ello, sostiene la nulidad de los registros, posteriores con alusión al art. 6 b) de la Ley de Marcas (prohibición de registrar signos idénticos o semejantes) y al art. 34 2 b) LM, ius prohibendi del titular de la marca.
De hecho, no es claro si la sentencia declara la ausencia de carácter singular (art. 7 LPJDI) que da lugar a la causa prevista de nulidad del art. 13 b) LPJDI al que se remite el art. 65 del mismo texto; o considera que concurre en el diseño registrado la circunstancia prevista en art. 13 f) LPIJD (inclusión de marca anterior).
Debemos considerar que, pese a que el riesgo de confusión declarado puede servir para fundar una u otra causa de nulidad, la expresamente invocada por la actora es la prevista en la letra f) del precepto como causa de denegación (nulidad):
Que "El diseño incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado".
Por tanto, ya que no se denuncia incongruencia de la sentencia por el demandado o se solicita su aclaración o complemento por el demandante, hemos de asumir que se estima esta concreta causa de nulidad invocada.
Signos en liza.
El demandante se presenta como titular de las marcas figurativas:
i) Marca comunitaria Nº 000504308 de 1 de abril de 1997, publicada en 10 de agosto de 1998, para clases: 3, 9, 14, 18, 25 ii) Marca comunitaria 505594, registrada en la misma fecha que la anterior, para las mismas clases 3, 9, 14, 18, 25 iii) Marca comunitaria Nº 013174073, solicitada en 14 de agosto de 2014, publicada en 29 de septiembre de 2014 y registrada en 6 de enero de 2015, para clases: 3, 9, 14, 18, 25, 28, 35, 41 El demandado es titular registral de los siguientes diseños industriales españoles:
i) Nº D0525094-4
ii) Nº D0525094-7 Ambas solicitadas en 10 de marzo de 2017, registradas en 28 de marzo de 2017, publicadas en 3 de abril de 2017.
Debemos analizar si existe un riesgo de confusión entre los modelos controvertidos y las marcas anteriores pese a que, de modo evidente, no son idénticos. Tal y como señalaba el Tribunal General en Sentencia de 12 de mayo de 2010 al examinar el art. 25.1 e) del Reglamento 6/2002 de Diseño y Modelo comunitario (antecedente del español y de la misma redacción), la causa de nulidad:
"no implica necesariamente la reproducción íntegra y detallada de un signo distintivo anterior en un dibujo o modelo comunitario posterior. En efecto, aunque determinados elementos del signo de que se trata estuvieran ausentes en el dibujo o modelo comunitario impugnado y se le hubieran añadido otros, podría tratarse de un "uso" de dicho signo, en particular cuando los...
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