SAP Barcelona 2361/2019, 17 de Diciembre de 2019
| Ponente | JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO |
| ECLI | ES:APB:2019:15921 |
| Número de Recurso | 1754/2019 |
| Procedimiento | Recurso de apelación |
| Número de Resolución | 2361/2019 |
| Fecha de Resolución | 17 de Diciembre de 2019 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071
TEL.: 938294451
FAX: 938294458
N.I.G.: 0801947120178005671
Recurso de apelación 1754/2019-2ª
Materia: Juicio Ordinario
Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona
Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 810/2017
Parte recurrente/Solicitante: DIRECCION000 .
Procurador/a: Jordi Soler Lopez
Abogado/a: Jordi Amoros Arbellon
Parte recurrida: DIRECCION001 .
Procurador/a: Jesus-miguel Acin Biota
Abogado/a: Rosa Martinez Brines
Cuestiones.- Acción de infracción marcaria. Nulidad del registro por mala fe.
SENTENCIA núm.2361/2019
Ilmos. Sres. Magistrados
DON JUAN FRANCISCO GARNICA MARTÍN
DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO DON LUIS RODRÍGUEZ VEGA
En Barcelona a diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve.
Parte apelante: DIRECCION000 .
Parte apelada/impugnante: DIRECCION001 .
Resolución recurrida: Sentencia
-Fecha: 13 de marzo de 2019
-Demandante: DIRECCION001 .
-Demandado: DIRECCION000 .
El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:
"Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por parte de la entidad DIRECCION001 . contra la entidad DIRECCION000 . se declara que:
-
que la demandada, con el ofrecimiento y/o prestación de servicios de transporte distinguidos con el signo LUIS LAX, ha infringido los derechos marcarios de la sociedad DIRECCION001 .
-
que la demandada ha cometido actos de engaño.
Y en consecuencia es condenada:
-
A cesar (y no reanudar) en todo ofrecimiento y prestación de servicios de transporte distinguidos con la marca LUIS LAX, o cualquier otro signo que incorpore el vocablo LAX u otro confundible con la marca de EMPRESA LAX, por sí o a través de terceros, en todo tipo de soporte o medio, incluido como nombre de dominio.
-
a retirar cualesquiera productos, imágenes, rótulos, anuncios y documentación en general en que se haga uso de dicho signo LUIS LAX, incluida la rotulación de autocares.
-
Al pago de 3.100 euros en concepto de los daños y perjuicios sufridos por la demandante más 546,38 euros, por los gastos de investigación.
-
a cesar en la difusión de las manifestaciones engañosas señaladas en esta resolución.
No se imponen las costas procesales."
Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandada. La parte demandante presentó escrito de oposición al recurso y de impugnación de la sentencia.
Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 5 de diciembre de 2019.
Es ponente el Ilmo. Sr. Don José María Ribelles Arellano.
Términos en los que aparece contextualizada la controversia en esta instancia. Hechos probados.
-
La entidad demandante, que es titular de la marca mixta núm. 3.542.620 " DIRECCION004 ", interpuso demanda de infracción de marca y competencia desleal contra DIRECCION000 . Para contextualizar la controversia, partiremos de la relación de hechos probados contenidos en la sentencia apelada, que en lo sustancial no son controvertidos en esta segunda instancia (la recurrente censura la omisión de otros hechos que considera relevante y que valoraremos al analizar los motivos de impugnación):
-
) La actora es una empresa que se constituyó en el año 1979 y se dedica al transporte de viajeros por carretera.
-
) La entidad actora inició su actividad a través de D. Abelardo, a principios del siglo XX. Tras su defunción, la empresa pasó a ser regentada por sus hijos varones, D. Alberto y Alexander y por D. Fabio y D. Ángel .
-
) D. Ángel dirigió la empresa junto a dos de sus sobrinos, Fabio y Alexander, y su hijo menor, Camilo hasta el año 2014, cuando su hijo fue nombrado administrador.
-
) En noviembre de 2014 la empresa actora fue adquirida por la sociedad DIRECCION002 .
-
) La empresa LAX es titular de la marca española número 3.542.620 para distinguir los siguientes servicios de la clase 39, "servicios de transporte; alquiler de vehículos; organización de viajes" ; solicitada el día 8 de enero de 2015 y representada del siguiente modo:
-
) La entidad demandada DIRECCION000 . trae causa de D. Fabio, que inició su trayectoria, según se indica en la contestación a la demanda, en el año 2001. El Sr. Fabio era el hijo de uno de los socios de la demandante. Fue a partir del mes de febrero de 2001 cuando comenzó su actividad en el sector del transporte. Así se expone al contestar y resulta de los documentos 1 a 4 de la contestación.
-
) En diciembre del 2008 cambió la denominación social para pasar a llamarse DIRECCION000 . y en agosto de 2010 trasladó su domicilio social al actual del Carrer de DIRECCION003 número NUM000 de Lleida.
-
) En el año 2014, cuando DIRECCION006 adquirió la DIRECCION001, aquella procedió a la venta de dos autobuses en favor de Fabio . En la escritura se dispuso lo siguiente:
"Asimismo se obliga a no circular en tanto en cuanto se haya procedido a la eliminación de cualquier signo distintivo de la DIRECCION001 . como anterior titular del vehículo, incluido el color naranja que caracteriza a la empresa desde el punto de vista comercial manifestando que cambiará el anagrama y cambiará su color por el color distintivo de la nueva propietaria en el plazo más breve posible".
-
-
La actora alegó en la demanda que la demandada distingue los servicios de transporte con el signo "LUIS LAX", que, por su gran similitud con la marca "LAX AUTOCARES", es susceptible de generar confusión. Por otro lado, añade que la web de la demandada contiene expresiones engañosas, como las referencias a que la empresa pertenece a la generación de la empresa familiar fundada por Abelardo o la inclusión de una fotografía en blanco y negro de un antiguo autocar de la DIRECCION001 antes de ser adquirida por la entidad demandante. De igual modo considera engañosos otros actos, como el servicio de transporte prestado en una ruta tradicional de la actora o el rótulo de grandes dimensiones que figura en la fachada de su sede social.
-
Por lo expuesto, tras afirmar que la demandada había infringido el artículo 34 de la Ley de Marcas, al distinguir los servicios de transporte que presta con un signo semejante a la marca registrada, existiendo riesgo de confusión, solicitó que se condenara a la parte demandada al cese de la actividad infractora, con los pronunciamientos inherentes a tal declaración, incluida la condena al pago de los daños y perjuicios causados. Asimismo, solicitó que se declarara que la demandada había cometido actos de engaño y que se le condenara a cesar en la difusión de las manifestaciones engañosas señaladas en la demanda.
-
La demandada se opuso a la demanda por los siguientes motivos (en síntesis):
- DIRECCION001 . conocía que Fabio, primero como persona física y luego por medio de DIRECCION000 ., utilizaba el signo "Luis Lax" para identificar los servicios que presta. Por ello opone la nulidad de la inscripción por mala fe en el registro, dado que se solicitó con la intención de impedir que la demandada continuara utilizando el signo "Luis Lax".
-Retraso desleal en el ejercicio de la acción.
-Tras valorar las circunstancias concurrentes en la actora y confrontar los signos enfrentados, la demandada considera que no existe riesgo de confusión y, en consecuencia, no puede prosperar la acción de infracción.
-De forma subsidiaria, la demandada alega que el uso del signo "Luis Lax" está amparado por el artículo 37.1º, apartado a), por el que el titular de la marca registrada no puede impedir el uso en el tráfico económico de su nombre, siempre que ese uso sea conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.
-Improcedencia de la acción de competencia desleal.
De la sentencia, el recurso y la oposición.
-
La sentencia de instancia analiza en primer término la acción de infracción de marca. Tras constatar que ambas empresas se dedican a la misma actividad de transporte, el juez de instancia concluye que el término "LAX", presente tanto en la marca registrada como en el signo empleado por la demandada, implica la existencia de riesgo de confusión, por lo que estima la acción y condena a la demandada a que cese en el uso de dicho término, condenándole, así mismo, en concepto de daños y perjuicios, al pago del 1% de la cifra de
negocio. Por otro lado, rechaza que la marca se registrara de mala fe, por cuanto, aunque la actora conocía el uso de la marca "Luis Lax" por la demandada cuando adquirió el negocio de los anteriores titulares, descarta que el registro se efectuara con la única intención de impedir ese uso. Por último, la sentencia estima en parte la acción de competencia desleal, declarando que la alusión en la web de la demandada a que la empresa pertenece a la tercera generación de la empresa fundada por Abelardo o que tiene su origen en los años 40 son engañosas e infringen el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal.
-
La sentencia es recurrida por la demandada, que impugna todos sus pronunciamientos, insistiendo en los mismos argumentos esgrimidos en la contestación a la demanda. La actora se opone al recurso e impugna la sentencia por dos motivos. En primer lugar, considera que la estimación de la demanda es íntegra o sustancial, por lo que deben imponerse a la demandada las costas de primera instancia. Y en segundo lugar interesa que se extienda la condena por los actos de engaño desleales a todas las actuaciones denunciadas en la demanda y no sólo a las expresiones de la página web.
De la mala fe del registro como causa de nulidad.
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