SAP Barcelona, 3 de Enero de 2000
| Ponente | RAFAEL GIMENO-BAYON COBOS |
| ECLI | ES:APB:2000:11 |
| Número de Recurso | 2/1998 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Fecha de Resolución | 3 de Enero de 2000 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
SENTENCIA Núm.
Iltmos. Sres. Magistrados
D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL
D. RAFAEL GIMENO BAYÓN COBOS
D. JOSÉ LUIS CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ
En Barcelona, a tres de enero de dos mil.
VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial de Barcelona, los presentes autos de juicio declarativo de menor cuantía núm. 671/93-2ª, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 25 de Barcelona , promovidos por la mercantil BAYER, A.G., representada por el Procurador de los Tribunales D. Carlos Testor Ibars, contra CHEMO IBÉRICA, S.A. y QUIMICA SINTÉTICA, S.A., representadas por el Procurador de los Tribunales D. Antonio María de Anzizu Furest; los cuales penden ante esta Audiencia en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las tres litigantes, contra la sentencia de fecha 1 de septiembre de 1.997 , dictada en los expresados autos.
La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Bayer A.G. representada por el Procurador D. Carlos Testor Ibars, contra Chemo Ibérica, S.A. y Química Sintética, S.A., representada por el Procurador D. Antonio Anzizu Furest debo declarar y declaro:. a) Que, la sociedad Bayer A.G. es titular de la patente de invención española nº 505.138; b) Que la sociedad Química Sintética S.A., fabrica y comercializa las sustancias denominadas ciprofloxacina y enrofloxacina; c) Que la sociedad Chemo Ibérica S.A. comercializa las sustancias denominadas ciprofloxacina y enrofloxacina; d) Que la sociedad Chemo Ibérica S.A. comercializa las sustancias ciprofloxacina y enrofloxacina elaboradas y fabricadas por su asociada Química Ibérica S.A. y e) Que la sociedad Química Sintética S.A fabrica y vende el producto denominado ácido fluorquinolónico. Se desestiman las demás peticiones del escrito de demanda imponiéndole las costas a la parte actora. Que estimando la demanda reconvencional interpuesta por Chemo Ibérica S.A y Química Sintética S.A. contra Bayer A.G. debo declarar y declaro la nulidad de la reivindicación segunda de lapatente nº 505.138. Se imponen las costas de la demanda reconvencional a Bayer A.G. Firme esta resolución póngase en conocimiento de la Oficina Española de Patentes y Marcas a los efectos oportunos".
Contra la anterior sentencia interpusieron recurso de apelación la demandante y las codemandadas que comparecieron en esta segunda instancia bajo las mismas representaciones con las que lo hicieron en la primera.
Para la celebración de la vista pública del recurso se señaló la audiencia del día 21 de junio de 1999, con el resultado que obra en la precedente diligencia extendida por el Sr. Secretario.
Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. RAFAEL GIMENO BAYÓN COBOS
Son datos que perfilan la controversia a decidir en el presente litigio los siguientes:
1) BAYER, A.G. es titular de la patente de invención española 505.138 concedida el 29 de abril de 1982 que protege un PROCEDIMIENTO para la obtención de "ACIDOS 7 AMINO-1-CICLOPROPIL-4-OXO-1,4-DIHIDRONAMRIDIN-3-CARBOXILICOS";
2) La sociedad QUÍMICA SINTÉTICA, S.A. fabrica y comercializa, y CHEMO IBÉRICA, S.A. comercializa las sustancias de aplicación terapéutica denominadas genéricamente CIPROFLOXACINO y ENROFLOXACINO;
3) En la demanda inicial del presente pleito BAYER A.G. sostiene que dichos compuestos se obtienen por el procedimiento protegido por la patente, lo que constituye un acto de violación de la misma.
4) Las codemandadas opusieron a la demanda: a) que el procedimiento patentado no protege la obtención de ciprofloxacino y enrofloxacino; b) que recae sobre la actora la carga de demostrar que el procedimiento utilizado por QUÍMICA SINTÉTICA S.A. para la fabricación de aquella sustancia es el protegido por la patente; y c) la nulidad de la patente.
5) La nulidad, opuesta por vía de excepción, también se alegó por vía reconvencional con base en las siguientes causas: a) falta de novedad; b) irregularidades en el proceso de concesión; c) divergencia entre el objeto sobre el que se pidió la patente y el que se realiza con la misma; d) falta de unidad; e) falta de inventiva; y f) insuficiencia memoria descriptiva;
6) Con carácter subsidiario, también por vía reconvencional, interesaron las codemandadas la nulidad de la reivindicación segunda de la patente por falta novedad al estar anticipada por la solicitud de la patente europea y no ser admisible la prioridad de la patente alemana.
7) La sentencia apelada: a) declara la nulidad de la reivindicación segunda; b) sostiene que las reivindicaciones 1ª y 3ª no cubren la obtención de ciprofloxacino y enrofloxaciono por el procedimiento patentado; y c) absuelve a las codemandadas.
8) Interpuesto recurso por todas las litigantes, en el acto de la vista han reproducido la totalidad de las cuestiones planteadas en la primera instancia, lo que nos obliga, dada la plenitud de la cognición propia de la apelación, a examinar la controversia en su integridad.
La primera de las cuestiones a resolver en esta apelación si el procedimiento patentado protege la obtención de ciprofloxacino y enrofloxaciono o, por el contrario, tales productos no se hallan incluidos entre los que - pueden fabricarse por el procedimiento protegido por la patente-, queda, en síntesis, planteada en los siguientes términos:
1) La demandante sostiene:
-
que el procedimiento patentado consiste en la aminación de un producto de partida identificado en la fórmula general como II consistente en un ácido fluorquínolónico, que puede ser un ácido o éster del mismo, con otro compuesto, identificado como III, que es un núcleo piperacino, lo que u lugar a una familia de compuestos que se identifica con la fórmula I, hallándose entre ellos el ciprofloxacino;
-
que el mismo mecanismo, haciendo reacionar el ácido fluorquinolónico con un núcleo piperacino,sustituido por un grupo etilo (etilpiperazina), da lugar al enrofloxacino;
2) La demandada mantiene:
-
que, tanto a tenor del título como del texto de las reivindicaciones, la patente española protege un procedimiento para la obtención de "ÁCIDOS 7-AMINO-1-CICLOPROPIL-4-OXO-1,4-DIHIDRONAFrIRIDIN-3-CARBOXILICOS", que son "naftiridonas";
-
que el ciprofloxacino es un compuesto consistente en "ÁCIDO 1-CICLOPROPIL-6-FLUORO-1,4-DIHIDRO-4-OXO-7-(1-PIPERAZINIL)-3-QUINOLINCARBOXILICO", y el enrofloxacino "ÁCIDO1-CICLOPROPIL-7-(4-ETIL-1-PIPERAZINIL)-6-FLUORO-1,4-DIHIDRO-4-OXO-3-QUINOLINCARBOXILICO", que pertenecen al género y familia de los agentes antimicrobianos llamados "quinolonas"; y
-
que de tales premisas se deduce que las quinolonas, y por ende el ciprofloxacino y el enrofloxacino, no están protegidas por la patente española 505.138, ni tan siquiera en el caso de que reconociésemos validez a la segunda reivindicación, por cuanto al tratarse de una reivindicación dependiente de la primera para conservar la unidad formal de la patente, resultaría inviable; y
3) La sentencia apelada estimó la causa de oposición invocada, pero, habida cuenta de que la segunda reivindicación de la patente se refiere al ciprofloxacino, al describir un "procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado porque se prepara el ácido 7-piperazino-6-fluor-1-ciclopropil-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico". parte de dos premisas: una, que la segunda reivindicación es nula; otra, que las demás reivindicaciones no describen un proceso que permita la obtención de ciprofloxacino y enrofloxacino.
La patente de invención 505.138, conteniendo tan sólo dos reivindicaciones, fue solicitada el 2 de septiembre de 1981, invocando la prioridad de la patente alemana 3033157.8 (solicitada el 3 de septiembre de 1980), siendo concedida el 28 de abril de 1982. El 8 de junio de 1982, después de su concesión pero antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial el 16 de agosto, al amparo, según su titular, del artículo 28 del Estatuto de la Propiedad Industrial , con base en que se trataba de una simple especificación de la reivindicación primera, se introdujeron ciertas modificaciones, de entre las cuales, en lo que aquí interesa, destaca la adición de la reivindicación segunda "procedimiento según la reivindicación 1ª, caracterizado porque se prepara el ácido 7-PIPERAZINO-6-FLUOR-1-CICLOPROPIL-4-OXO-1,4-DIHIDRO-QUINOLIN-3- CARBOXILICO", pasando la que originariamente (ara la reivindicación segunda, la tercera de las reivindicaciones en los términos en los que fue finalmente publicada (ff. 711 a 734, 4078 a 4097, y especialmente 3788 a 3818).
Por ello es preciso analizar si la reivindicación tercera, en relación con la, primera, describe un procedimiento por el que pueden obtenerse las sustancias controvertidas.
De llegar a una respuesta afirmativa, debe rechazarse este motivo de oposición a la demanda, alegado también como segunda de las causas de nulidad de la patente, pues, aunque estimásemos que la modificación excede de los limites tolerados por el articulo 28 del Estatuto - "los interesados o sus representantes pueden pedir, antes de ser recogido el certificado de registro, las rectificaciones de los errores de forma o materiales en que hubieren podido incurrir al redactar las memorias o descripciones, siempre que la rectificación no altere lo esencial del objeto de la concesión, ni el nombre de la persona a quien se otorgue"-, la irregularidad no arrastraría la nulidad de la patente en su integridad, sino, en su caso, tan sólo la de las actuaciones viciadas -en el presente supuesto, básicamente, la segunda...
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