SAP Barcelona 356/2007, 28 de Junio de 2007
| Ponente | IGNACIO SANCHO GARGALLO |
| ECLI | ES:APB:2007:7052 |
| Número de Recurso | 423/2006 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 356/2007 |
| Fecha de Resolución | 28 de Junio de 2007 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN DECIMOQUINTA
rollo nº 423/06-3ª
JUICIO ORDINARIO Nº 525/2004
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 28 DE BARCELONA
SENTENCIA Núm. 356/2007
Ilmos. Sres.
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IGNACIO SANCHO GARGALLO
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LUIS GARRIDO ESPA
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BLAS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO
En la ciudad de Barcelona, a veintiocho de junio de dos mil siete.
Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Juicio Ordinario, número 525/2004 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 28 de los de Barcelona, a instancia de SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY, SOCIÉTÉ ANONYME y SLEEVER INTERNACIONAL, S.A., representadas ambas por el procurador Daniel Font Berkhemer, contra JIMESPIL, S.L. y SLEEVER JIM, S.L., representadas por el procurador Jesús Miguel Acín Biota, quien a su vez formuló reconvención. Estos autos penden ante esta sala en virtud del recurso apelación interpuesto por las demandadas JIMESPIL, S.L. y SLEEVER JIM, S.L. contra la sentencia dictada en los mismos el día 10 de enero de 2006.
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente: "FALLO.- A) Que estimando sustancialmente la demanda formulada por el Procurador D. Daniel Font Berkhemer en nombre y representación de SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY y SLEEVER INTERNACIONAL, S.A., contra JIMESPIL, S.L. y SLEEVERJIM, S.L. debo condenar y condeno:
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) A las dos demandadas JIMESPIL, S.L. y SLEEVER JIM, S.L. a abstenerse de utilizar la marca y nombre SLEEVER para ofrecer, comercializar o almacenar productos con este signo, a abstenerse de usarlo en su documentación mercantil, en su publicidad y en sus medios de comunicación, incluyendo su web, así como en toda clase de envoltorios, embalajes, etiquetas y demás material impreso.
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) A la demandada SLEEVER JIM, S.L. a modificar su denominación social suprimiendo de la misma el nombre SLEEVER.
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) A la demandada SLEEVER JIM, S.L. a abonar a las demandantes la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (746.400,55 euros).
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) A las demandadas a abonar las costas procesales causadas.
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Que desistimiento íntegramente la RECONVENCION formulada de contrario por el Procurador D. Jesús Miguel Acín Biota en nombre y representación de SLEEVER JIM, S.L. contra SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY y SLEEVER INTERNACIONAL, S.A. debo absolver y absuelvo a las demandadas de los pedimentos deducidos en su contra en el suplico de la reconvención, y con expresa condena a la demandante reconvencional al pago de las costas procesales causadas.
La representación procesal de las demandadas JIMESPIL, S.L. y SLEEVER JIM, S.L. interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia y, admitido a trámite en ambos efectos, se elevaron los autos a esta sala, previo emplazamiento de las partes, y comparecidas las mismas se siguieron los trámites legales. Para la votación y fallo del recurso se señaló el día 13 de junio de 2007.
En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales.
Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. IGNACIO SANCHO GARGALLO.
Objeto de la apelación
SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY compareció como titular de las marcas internacionales 410.795 y 461.095, denominativas SLEEVER, para productos y servicios de las clases 16, 17 y 42, y 7 y 40; y SLEEVER INTERNACIONAL, S.A. compareció como licenciataria en exclusiva de estas marcas en España. Ambas demandantes ejercitaban una pluralidad de acciones marcarias y de competencia desleal contra las demandadas, a través de las cuales solicitaban: que se declarara que las demandadas habían infringido los derechos de las actoras sobre su marca SLEEVER, con del uso de la razón social SLEEVER JIM, S.L., incidiendo al propio tiempo en actos de competencia desleal de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena; y que se condenara a las demandadas a cesar en el uso de la marca y nombre SLEEVER, a modificar su denominación social suprimiendo de la misma el nombre SLEEVER, así como a indemnizar a las actoras por los daños y perjuicios y el enriquecimiento injusto producidos por su actuación ilícita.
Las demandadas no sólo se opusieron a la demanda, negando la infracción, sino que además reconvinieron para pedir la caducidad de la marca SLEEVER porque en relación a los productos para los que esta registrada (fundas plásticas o termoretráctiles) ha devenido genérica, de acuerdo con el art. 55. d) LM.
La sentencia dictada en primera instancia, en primer lugar abordó la posible caducidad de la marca, y desestimó esta pretensión al no estimar probado que la denominación "SLEEVER" constituya en la actualidad un término con el que habitualmente se denomine a las fundas plásticas o termoretráctiles, siendo para la Magistrada de primera instancia decisivo que las propias demandadas no designen con este nombre a estos productos. Respecto de las acciones ejercitadas en la demanda, estimó sustancialmente las fundadas en la infracción de la marca pero no las de competencia desleal, y así apreció la existencia de una violación de la marca de las actoras por el registro y el empleo de la denominación social SLEEVER JIM, S.L. como nombre comercial, condenando a las demandadas a abstenerse de utilizar la marca y nombre SLEEVER para ofrecer, comercializar o almacenar productos con este signo, y a usarlo en su documentación mercantil, en su publicidad y en sus medios de comunicación, incluyendo su web, así como en toda clase de envoltorios, embalajes, etiquetas y demás material impreso. También condenó a la demandada SLEEVER JIM, S.L. a suprimir de su denominación social el término SLEEVER, y a indemnizar a las actoras en la suma de 746.400,55 euros.
La sentencia es recurrida únicamente por las demandadas, en atención a los siguientes motivos:
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La incongruencia que supone declarar probado que las demandadas no habían usado nunca el término SLEEVER para designar las fundas termoretráctiles, y luego se les condene a abstenerse de realizar tal uso.
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Porque la sentencia concluye que el término SLEEVER es una denominación caprichosa o de fantasía que cumple la función principal de la marca que es identificar el origen empresarial del producto, cuando la prueba practicada pone en evidencia que se ha convertido en una designación usual del producto (funda de plástico o termoretráctil), lo que justificaría la caducidad de la marca.
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Niega que exista infracción de la marca SLEEVER por la denominación social SLEEVER JIM, que en todo caso se ha empleado como nombre comercial, sin que se aplicara este signo a los productos y/o servicios que presta la sociedad, existiendo diferencias significativas desde los puntos de vista fonético, gráfico y conceptual.
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Porque la condena a indemnizar carece de fundamento ya que no se cumple el presupuesto previo que es el perjuicio, pues la demandada no ha usado SLEEVER JIM como marca de producto, y en todo caso no hay prueba de él. Además los supuestos perjuicios deberían computarse desde que SLEEVERJIM, S.L. recibió el requerimiento el 18 de septiembre de 2003 (no el 18 de septiembre de 2002, como equivocadamente explica la sentencia). A este respecto, el recurso insiste que el actor ha optado, como criterio indemnizatorio, por los beneficios que el infractor ha obtenido como consecuencia de la violación, por lo que debe acreditarse que los beneficios derivan de tal infracción.
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Finalmente, entiende que la sentencia estima parcialmente la demanda, al desestimarse las acciones de competencia desleal, y que por ello no debería existir una condena en costas.
Sobre la caducidad de las marcas
En un orden lógico, deberíamos analizar en primer lugar la posible caducidad de la marca del actor, pues su vigencia es presupuesto del ejercicio de las acciones de violación contenidas en la demanda.
Como ya hemos apuntado, las actoras son titular y licenciataria en exclusiva de las las marcas internacionales SLEEVER para productos y servicios de las clases 16, 17 y 42, y 7 y 40 (ff. 57 y ss.), entre los que se encuentran las fundas de material plástico retráctil. La demandada adujo en su reconvención que esta denominación, en que consiste la marca "SLEEVER" se ha vulgarizado, de modo que hoy día es empleada para designar ese producto.
La vulgarización de la marca constituye, según el art. 55.1. d) LM, una causa de caducidad de la marca: "cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o servicio para el que esté registrada". Supone que una denominación que en principio es de fantasía, pues ni en castellano ni en inglés, al tiempo de ser registrada, tenía un significado propio, con el paso del tiempo y por su aplicación para distinguir las fundas de material plástico retráctil ha acabado por convertirse en el término con el que usualmente se designan, al margen del fabricante, distribuidor, vendedor..., de modo que deja de ser apta para distinguir el origen empresarial de los referidos productos y se convierte en el nombre del producto. No obstante, en nuestro país, como ha resaltado la doctrina, la vulgarización exige una actitud pasiva por parte del titular de la marca, se trata de una vulgarización subjetiva, que se produce por la actividad del titular de la marca que la utiliza como si fuera la denominación genérica del producto o por la inactividad del titular de la marca que tolera que otros utilicen la marca y no...
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