SAP Madrid 361/2004, 17 de Junio de 2004
| Ponente | RAMÓN FERNANDO RODRÍGUEZ JACKSON |
| ECLI | ES:APM:2004:8990 |
| Número de Recurso | 4/2002 |
| Número de Resolución | 361/2004 |
| Fecha de Resolución | 17 de Junio de 2004 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 20ª |
Dª. PURIFICACIÓN MARTÍNEZ MONTERO DE ESPINOSADª. MARÍA JOSÉ DE LA VEGA LLANESD. RAMÓN FERNANDO RODRÍGUEZ JACKSON
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
SECCIÓN 20ª
SENTENCIA Nº
Rollo: RECURSO DE APELACION 4 /2002
Ilmos. Sres. Magistrados:
PURIFICACIÓN MARTÍNEZ MONTERO DE ESPINOSA
MARÍA JOSÉ DE LA VEGA LLANES
RAMÓN FERNANDO RODRÍGUEZ JACKSON
En MADRID, a diecisiete de junio de dos mil cuatro.
VISTOS en grado de apelación ante esta Sección 20 de la Audiencia Provincial de MADRID, los Autos de MENOR CUANTIA 866/1998, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 37 de MADRID, a los que ha correspondido el Rollo 4/2002, en los que aparece como parte apelante FAMOSA COMERCIAL, SOCIEDAD ANONIMA, y RITVIK HOLDINGS INC. , representadas por la procuradora Dª MARIA ISABEL CAMPILLO GARCIA, y KIRKBI, A/S representado por la procuradora Dª ALMUDENA GONZALEZ GARCIA, sobre nulidad de marca, y siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. RAMÓN FERNANDO RODRÍGUEZ JACKSON.
Seguido el juicio por sus trámites legales ante el JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 37 de MADRID, por el mismo se dictó sentencia con fecha 24 de julio de 2001, cuya parte dispositiva dice: "Que desestimando la demanda interpuesta en nombre y representación de RITVIK HOLDINGS INC y de FAMOSA COMERCIAL, S.A., debo absolver y absuelvo de la misma a la demandada KIRKBI S.A., con imposición de costas a la parte actora".
Notificada dicha resolución a las partes, por ambas partes, se interpuso recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos y cumplidos los trámites correspondientes, se remitieron los autos originales del juicio, a este Tribunal donde han comparecido los litigantes, sustanciándose el recurso en la forma legalmente establecida, y celebrándose la correspondiente vista, con asistencia de que informaron a la Sala de conformidad con sus respectivas pretensiones.
En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.
Por la mercantil canadiense RITVIK HOLDINGS INC., y por la española FAMOSA COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA se ha formulado demanda contra la mercantil danesa KIRKBI A/S, en solicitud de que se acuerde:
Declarar que la marca tridimensional inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas con el n? 1.579.238 para distinguir productos de la clase 28 del Nomenclator es nula por contravenir lo dispuesto en los artículos 1 y 11.1.d) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre)
Condenar a KIRKBI A/S como consecuencia de lo anterior a:
-
la anulación y consiguiente cancelación por la Oficina Española de Patentes y Marcas de su registro de marca española n? 1.579.238 en clase 28, con publicación de dicha cancelación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.
-
al pago de las costas del procedimiento.
La demandada KIRKBI A/S compareció en el procedimiento y opuso la excepción de cosa juzgada en base a lo establecido en el artículo 113.4 de la Ley de Patentes que considera aplicable al caso conforme a la remisión que efectúa el artículo 40 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, afirmando que la cuestión suscitada había sido definitivamente resuelta por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de noviembre de 1996 (documento nº 3 de la contestación a la demanda y reconvención), que examinó si la marca tridimensional n? 1.579.238 era válida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11.1.d) de la Ley de Marcas, y, en cuanto al fondo se opuso a la demanda, solicitando su desestimación, y, al tiempo formuló demanda reconvencional en solicitud de que se declare:
-
Que la compañía KIRKBI ostenta frente a RITVIK HOLDINGS INC. y FAMOSA COMERCIAL, S.A. un derecho exclusivo sobre el distintivo reivindicado en la marca tridimensional 1.579.238.
-
Que la importación y comercialización en España por FAMOSA COMERCIAL, S.A. de los juguetes MEGA BLOKS fabricados por RITVIK HOLDINGS INC. que contengan piezas para construcciones cuya forma resulte confundible con la marca tridimensional 1.579.238 constituye una violación de los derechos de exclusiva que de la misma se derivan en favor de KIRKBI.
-
Que la importación y comercialización en España por FAMOSA COMERCIAL, S.A. de los juguetes MEGA BLOKS fabricados por RITVIK HOLDINGS INC. que contengan piezas para construcciones cuya forma resulte confundible con las propias de los juguetes LEGO constituye un acto de competencia desleal.
Solicitando la condena de las demandadas:
-
A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
-
A cesar de manera inmediata en la importación y comercialización en España de los juguetes MEGA BLOKS fabricados por RITVIK HOLDINGS INC. que contengan piezas para construcciones cuya forma resulte confundible con la marca tridimensional 1.579.238.
-
A cesar de manera inmediata en la importación y comercialización en España de los juguetes MEGA BLOKS fabricados por RITVIK HOLDINGS INC. que contengan piezas para construcciones cuya forma resulte confundible con las propias de los juguetes LEGO.
-
A retirar del mercado cualesquiera juguetes MEGA BLOKS fabricados por RITVIK que contengan piezas para construcciones cuya forma resulte confundible con la marca tridimensional 1.579.238 o con las propias de los juguetes LEGO.
-
A indemnizar a la demandante en reconvención por los daños y perjuicios causados a tenor de los criterios que se establezcan en sentencia y por el importe que se fije en la misma o en ejecución.
-
A publicar la sentencia en dos revistas de tirada periódica dentro del sector de la juguetería.
Todo ello con expresa imposición de las costas a las compañías RITVIK HOLDINGS INC. y FAMOSA COMERCIAL, S.A.
Las actoras, RITVIK HOLDINGS INC. y FAMOSA COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA, se opusieron a la demanda reconvencional formulada por KIRKBI A/S, alegando, en cuanto a la reconvención en base a la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, la nulidad de la marca tridimensional n? 1.579.238, y, por tanto, la falta de base de la reconvención; subsidiariamente, que la comercialización por parte de las demandadas de productos similares a la marca tridimensional n? 1.579.238 no constituye infracción de los derechos que la citada marca confiera a KIRKBI A/S, y, en cuanto las acciones de competencia desleal, falta de legitimación activa de KIRKBI A/S al no participar dicha sociedad en el mercado español, y no resultar sus intereses económicos directamente perjudicados o amenazados; la falta de los requisitos necesarios para la prosperabilidad de dichas acciones y la prescripción de las mismas.
La sentencia dictada por la Ilma Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 37 de Madrid, sin entrar a conocer del fondo del asunto, desestima la demanda interpuesta por RITVIK HOLDINGS INC. y FAMOSA COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA al acoger la excepción de cosa juzgada con imposición de costas a dichas mercantiles, y, asimismo, sin entrar a conocer del fondo de la demanda reconvencional, desestima la misma al acoger la excepción de falta de legitimación activa de KIRKBI A/S, con imposición a dicha mercantil de las costas de la reconvención.
Frente a dicha resolución se han alzado ambas partes litigantes, cuyos recursos deben ser examinados por separado.
Recurso de apelación de las mercantiles demandantes RITVIK HOLDINGS INC. y FAMOSA COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA
La alegación primera del recurso de apelación interpuesto por RITVIK HOLDINGS INC. y FAMOSA COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA va dirigida a combatir el acogimiento por la sentencia apelada de la excepción procesal de cosa juzgada planteada por KIRKBI A/S, que ha provocado la desestimación íntegra de la demanda sin entrar en el examen del fondo del asunto.
Dicho primer motivo del presente recurso debe ser acogido. El artículo 40 de la derogada Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre (aplicable al presente caso dada la fecha de presentación de la demanda, conforme a lo establecido en la Disposición Final Tercera de la Ley de Marcas, de 7 de Diciembre de 2001), se remite a las normas contenidas en el título XIII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y declara que serán de aplicación en todo aquello que no sea incompatible con la propia naturaleza de las marcas. El artículo 113.1 de la Ley de Patentes, que aplica la sentencia apelada para apreciar la excepción de cosa juzgada, no se encuentra ubicado en el título XIII, sino en el título XI, que regula la nulidad y caducidad de las patentes, regulación específica no aplicable a las marcas, dada la distinta naturaleza y efectos de ambos derechos de propiedad industrial.
Pero es más, aunque se entendiera aplicable el artículo 113 de la Ley de Patentes por la remisión a dicha norma contenida en el artículo 126 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre (ubicado este sí en el título XIII), es lo cierto que tampoco concurriría el supuesto previsto en la dicha norma para apreciar la cosa juzgada, puesto que es evidente que esta norma se refiere a las acciones de nulidad frente a patentes concedidas; por el contrario, la sentencia de 7 de noviembre de 1996 de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sobre la que se funda la excepción de cosa juzgada, recayó en un recurso contencioso-administrativo interpuesto por KIRKBI A/S contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de julio de 1993, confirmada con fecha 15 de junio de 1994, por la que se denegó el registro de la marca tridimensional n? 1.579.238, para...
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