SAP Barcelona, 10 de Abril de 2000
| Ponente | MARTA RALLO AYEZCUREN |
| ECLI | ES:APB:2000:4618 |
| Número de Recurso | 714/1997 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Fecha de Resolución | 10 de Abril de 2000 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
SENTENCIA
Magistrados:
Ilmo. Sr. D. RAFAEL GIMENO BAYÓN COBOS
Ilma. Sra. Dª. MARTA RALLO AYEZCUREN
Ilma. Sra. Dª. MARTA DOLORS MONTOLÍO SERRA
Barcelona, 10 de abril de 2000
VISTOS, en grado de apelación ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los
presentes autos de juicio declarativo de menor cuantía número 865/93, seguidos por el Juzgado de Primera Instancia número 20 de Barcelona , a instancia de KIRIN AMGEN, INC. y ORTHO PHARMACEUTICAL CORPORATION, representadas por el procurador D. Carlos Testor Ibars,
contra BOEHRINGER MANNHEIM, SA y BOEHRINGER MANNHEIM GmbH, representadas por el
procurador D. Narciso Ranera Cahís, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por ambas
partes contra la sentencia dictada en dichos autos el día 21 de marzo de 1997 por el expresado
Juzgado.
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente:
"FALLO: Que estimando parcialmente la demanda formulada por KIRIN AMGEN, INC. y ORTHO PHARMACEUTICAL CORPORATION, contra BOEHRINGER MANNHEIM, SA y BOEHRINGER MANNHEIM GmbH, debo declarar y declaro que:
-
Que en el carácter de titular propietaria que ostenta y acredita KIRIN AMGEN de la patente de invención n° 538.519 reivindicatoria de un procedimiento para la obtención de un polipéptido que en parte o en su totalidad tiene la conformación de la entropoyetina de origen natural, constitutiva de una sustancia denominada rhEPO - ERITROPOYETINA humana recombinante- ostenta acción frente a cualquier infractordel procedimiento objeto de tal patente.
-
Que, en su carácter de licenciataria exclusiva de la patente de invención n° 538.519, la compañía ORTHO PHARMACEUTICAL es la única autorizada para explotar por sí o a través de sublicenciataria el procedimiento patentado industrial y/o comercialmente lo que se lleva a cabo bajo sublicencia mediante el producto farmacéutico EPREX.
Que desestimando la demanda reconvencional formulada por BOEHRINGER MANNHEIM GmbH contra KIRIN AMGEN y ORTHO PHARMACEUTICAL CORPORATION, debo absolver y absuelvo a las expresadas demandadas de todas las pretensiones contra ellas formuladas en el suplico de aquélla.
Sin especial declaración en cuanto a las costas del juicio principal e imponiendo las del procedimiento reconvencional a BOEHRINGER MANNHEIM GmbH."
Contra la anterior sentencia interpusieron recurso de apelación la parte demandante y la parte demandada y, admitidos en ambos efectos, se remitieron los autos a esta Audiencia, previo emplazamiento de las partes. Comparecidas las mismas, tuvo lugar la celebración de la vista pública el día 19 de noviembre de 1999.
Ha sido ponente la magistrada Dª. MARTA RALLO AYEZCUREN .
1) Las demandantes iniciales, KIRIN AMGEN, INC. Y ORTHO PHARMACEUTICAL CORPORATION, apelan contra la sentencia del Juzgado y solicitan que sea revocada en aquella parte que desestima la demanda, esto es, solicitan que este Tribunal dicte sentencia que acoja las peticiones de la parte actora relativas a la violación por BOEHRINGER MANNHEIM, SA y BOEHRINGER MANNHEIM GmbH de la patente española de invención número 538.519 objeto de este juicio declarativo.
2) Las demandadas BOEHRINGER MANNHEIM, SA y BOEHRINGER MANNHEIM GmbH, que solicitaron en sus respectivos escritos de alegaciones la declaración de nulidad de la patente número 538.519, la primera de dichas sociedades por vía de excepción y la segunda con formulación de reconvención, solicitan en el recurso que sea declarada la nulidad de la patente referida. Apelan también el pronunciamiento en materia de costas.
Por razones sistemáticas, se examinará en primer término la pretensión de nulidad de la patente número 538.519.
El juez de primera instancia desestimó la petición porque consideró que la actora reconvencional, que alegaba sustancialmente la no patentabilidad por infracción de lo dispuesto en los artículos 46 y 48 del Estatuto de la propiedad industrial , carecía de legitimación activa, conforme al artículo 115, número 5 del Estatuto , para invocar la causa de nulidad referida, ya que la legitimación activa correspondía únicamente, según dicho precepto, al asesor jurídico del Registro de la Propiedad Industrial.
La sentencia hace constar que, emitido informe en este litigio por la Oficina Española de Patentes y Marcas, cumpliéndose de esa forma- lo dispuesto en el artículo 128.1 de la Ley de patentes , la citada Oficina no sólo no había ejercitado acción alguna al respecto, sino que había informado en sentido favorable a la validez de la patente de la actora principal.
La primera de las alegaciones de BOEHRINGER MANNHEIM, SA y BOEHRINGER MANNHEIM GmbH en su recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado denuncia la interpretación que el juez efectúa de la disposición transitoria séptima de la Ley de patentes. La parte apelada manifiesta, en cambio, su conformidad con la interpretación del juez.
La disposición transitoria séptima establece que las patentes y modelos de utilidad concedidos conforme a lo dispuesto en el Estatuto de la propiedad industrial se regirán por las normas de dicho Estatuto. Ello no obstante, añade que les serán de aplicación las disposiciones contenidas en los títulos y capítulos de la ley que anuncia seguidamente. Entre ellos, y en cuanto aquí interesa, incluye, en el apartado e, el título once, sobre nulidad y caducidad de las patentes, con excepción del artículo 112.1 ; y en el apartado f, el título trece, sobre jurisdicción y normas procesales.
La parte apelante invoca específicamente la aplicabilidad al caso de los artículos 113 y 126 .Efectivamente, son aplicables a las patentes concedidas bajo el régimen del Estatuto, como la de autos, las normas sobre nulidad de las patentes, contenidas en el título once de la Ley, salvo -por razones de seguridad jurídica, como pone de relieve la recurrente- las causas de nulidad de la patente del artículo 112.1 .
Dentro de dicho título once, el artículo 113.1 establece que "podrán solicitar la declaración de nulidad quienes se consideren perjudicados, así como la Administración pública". No son necesarios especiales razonamientos para reconocer a las sociedades inicialmente demandadas por violación de la patente la condición de perjudicadas que les legitima activamente para la acción de nulidad.
Más específicamente, el artículo 126 de la Ley de patentes , dentro de su título trece dedicado a jurisdicción y normas procesales, que resulta íntegramente aplicable a las patentes concedidas conforme a lo dispuesto en la legislación anterior, de acuerdo con la disposición transitoria séptima f, dispone que "la persona frente a la que se ejercite una acción por violación de los derechos derivados de una patente, podrá alegar, en toda clase de procedimientos, por vía de reconvención o por vía de excepción, la nulidad total o parcial de la patente del actor, de conformidad con las normas del Derecho procesal común".
Lo expuesto obliga a reconocer la legitimación de BOEHRINGER MANNHEIM, SA para excepcionar la nulidad de la patente de KIRIN AMGEN, INC. y la legitimación de BOEHRINGER MANNHEIM GmbH para ejercitar dicha acción de nulidad.
BOEHRINGER MANNHEIM, SA alegaba la nulidad de la patente número 538.519 por los siguientes motivos expuestos en su escrito de contestación a la demanda (folios 97 y siguientes de las actuaciones) 1) La inadmisibilidad de las patentes de procedimientos y productos obtenidos mediante manipulaciones de ingeniería genética sobre entes vivos en la legislación española vigente el 12 de diciembre de 1984, fecha de solicitud de la patente de invención número 538.519. 2) La imposibilidad de lograr la ejecución del objeto de la patente número 538.519 con los elementos contenidos en la memoria de la misma.
Por su parte, BOEHRINGER MANNHEIM GmbH sostenía dicha nulidad, en la demanda reconvencional, con base en las causas que enunciaba de la forma siguiente: 1) Nulidad de la patente por no patentabilidad de su objeto. 2) Nulidad en tanto se reivindica o pueda reivindicar una exclusiva sobre un fármaco.
El recurso de apelación, que formulan y defienden conjuntamente BOEHRINGER MANNHEIM, SA y BOEHRINGER MANNHEIM GmbH se basa exclusivamente en la primera de las causas de nulidad invocadas por ambas, es decir, la no patentabilidad del objeto de la patente. Las recurrentes invocan el artículo 115.5 del Estatuto de la propiedad industrial -que establecía la nulidad de las patentes cuando por error se hubieran concedido sin tener en cuenta las prohibiciones contenidas en el mismo-, en relación con sus artículos 46 y 48.1.
La patente número 538.519 cuya nulidad se pretende fue solicitada el 12 de diciembre de 1984 y concedida el 15 de febrero de 1988, bajo las reivindicaciones siguientes, según resulta de la certificación de la Oficina Española de Patentes y Marcas, documento número 8 de la demanda: 1. Un procedimiento para preparar un polipéptido que tiene, en parte o en su totalidad la conformación estructural primaria de la eritropoyetina de origen natural, y que tiene una o más de las propiedades biológicas de ésta, comprendiendo dicho procedimiento: (l) cultivar, bajo condiciones nutrientes adecuadas, células hospedadoras procarióticas o eucarióticas transformadas o transfectadas con un vector de ADN plásmido o viral, circular, y con funcionalidad biológica, teniendo dicho ADN una secuencia elegida de: (a) secuencias de ADN de las fórmulas (I) y (II) siguientes o con cadenas complementarias [siguen seis páginas con las fórmulas (I) y (II)] (b) secuencias de ADN que se hibridan con las secuencias de ADN definidas en (a), o fragmentos de ellas; y (c) secuencias de ADN que, salvo por la degeneración del...
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