SAP Barcelona, 18 de Septiembre de 2000
| Ponente | RAFAEL GIMENO-BAYON COBOS |
| ECLI | ES:APB:2000:11085 |
| Número de Recurso | 331/1998 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Fecha de Resolución | 18 de Septiembre de 2000 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
SENTENCIA Núm.
Iltmos. Sres. Magistrados
D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL
D. RAFAEL GIMENO BAYÓN COBOS
D. JOSÉ LUIS CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ
En Barcelona, a dieciocho de septiembre de dos mil.
VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial de Barcelona, los presentes autos de juicio de menor cuantía núm. 141/95, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 42 de Barcelona , promovidos por MERCK & CO., INC., representada por el procurador D. Ángel Joaniquet Ibarz, contra FARMHISPANIA, S.A., representada por el Procurador D: Ildefonso Lago Pérez, los cuales penden ante esta Audiencia en virtud del recurso de apelación interpuesto por MERCK & CO., INC., contra la sentencia de fecha 20 de noviembre de 1997 , dictada en los expresados autos.
La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por el Procurador D. Ángel Joaniquet Ibarz en representación de MERCK & CO., INC. contra la entidad FARMHISPANIA, S.A., y en consecuencia absuelvo a dicha demandada de los pedimientos formulados en su contra, con imposición de costas a la parte actora".
En esta alzada comparecieron las litigantes bajo las mismas representaciones con las que lo hicieron en la primera instancia.
Para la celebración de la vista pública del recurso se señaló la audiencia del día 10 de abril de 2000, con el resultado que obra en la precedente diligencia extendida por el Sr. Secretario.
Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. RAFAEL GIMENO BAYÓN COBOS.
Los datos que perfilan la controversia litigiosa, están sistematizados en los dos primeros fundamentos de derecho de la sentencia recurrida, que damos por reproducidos, en evitación de inútiles repeticiones.
No obstante, para mayor claridad de nuestra decisión, conviene que reiteremos aquellos extremos de hecho y de derecho que definen a grandes trazos la cuestión a decidir, tal como ha quedado planteada en la apelación, y que son los siguientes:
1) la demandante MERCK & CO. INC. (en adelante también MERCK) es titular de las patentes de invención españolas números 486.786, solicitada el 11 de diciembre de 1979 y concedida el 16 de diciembre de 1980 (en lo sucesivo, también, patente MERCK) y 494.300, solicitada el 14 de agosto de 1980 y concedida el 16 de julio de 1981, que reivindican diversos procedimientos químicos para la producción de carboxialquil-dipéptidos;
2) una de las sustancias susceptibles de ser obtenidas por tales procedimientos es el "ENALAPRIL" -fármaco antihipertensivo reductor de la tensión arterial, que actúa como remedio contra el infarto de miocardio-, y que es el ingrediente activo de un grupo de fármacos comercializados por MERCK en España como RENITEC y CO-RENITEC;
3) la demandada FARMHISPANIA, S.A. (a partir de ahora, también FARMHISPANIA), fabrica enalapril;
4) la actora: a) sostiene que el proceso utilizado por la demandada es el protegido por las patentes de su titularidad o, en su caso, uno equivalente; y b) ejercita las correspondientes acciones para la protección de la patente;
5) la demandada, que admitió la fabricación de enalapril, no se ha limitado a negar que utiliza el procedimiento patentado por la demandada. Ha sostenido: a) que fabrica por un procedimiento que se basa en una tecnología protegida por las patentes 557.568 y 2.000.879 de la titularidad de KANEGAFUCHI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA (en adelante KANEGAFUCHI); b) que dicho procedimiento no infringe el monopolio de procedimiento que a la actora atribuyen las patentes números 486.786 y 494.300; y
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que las acciones ejercitadas por la demandante han prescrito;
6) la sentencia recurrida, tras un detallado examen de la prueba, desestima la demanda por entender que el procedimiento seguido por la demandada para fabricar enalapril no está protegido por las patentes de la actora; y
7) la apelante ha fundamentado el recurso: a) en que en el fundamento 5º de la sentencia recurrida imputa diversas deficiencias alas patentes de MERCK; b) en que se ha valorado erróneamente la prueba sobre el procedimiento utilizado por la demandada; y c) en que se ha infringido la regla de la carga de la prueba en los términos que preceptúa el artículo 61.2 de la Ley de Patentes .
El primero de los motivos de impugnación de la sentencia recurrida no puede ser estimado.
Como sostiene la apelante, en nuestra sentencia de 3 de enero del actual, recaída en el caso BAYER, A.G., vs CHEMO IBÉRICA, S.A. y QUÍMICA SINTÉTICA, S.A., declaramos:
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que, frente a los sistemas legislativos de protección al que primero inventa, el legislador español opta por reconocer el derecho a la patente a aquél que primero solicita el registro de su invento;
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que no es infrecuente que sean varios los investigadores que de forma simultánea siguen líneas de investigación paralelas;
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que entre el momento en que se inventa un nuevo procedimiento o producto, hasta que, tras las correspondientes pruebas, se constata su exacta utilidad y se obtienen los permisos correspondientes para su comercialización, ha de transcurrir un largo período de tiempo; y
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que tal conjunto de circunstancias, es determinante de que, en el ámbito de la técnica química patentaría, se admita la validez de reivindicaciones que recurren a la utilización de fórmulas genéricas, con base en estructuras químicas que, mediante la utilización de sustituyentes, permiten la obtención de varios productos, o fórmulas tipo Markush, que no describen todos los compuestos susceptibles de ser obtenidospor el procedimiento reivindicado -aunque este extremo no precisa del soporte de la pericia, por afectar a facetas jurídico administrativas, la utilización de fórmulas genéricas en las reivindicaciones de patentes químicas aparece expresamente admitido en la pericial (a partir de ahora P) a instancias de Merck & Co., Inc. (en lo sucesivo M)-, respuesta (en adelante R) al extremo 3 (PMR3)-.
Es cierto que el análisis aislado de muchas de las respuestas vertidas en la prueba pericial, da pie a que se pueda cuestionar la validez y alcance de las patentes de MERCK - así, entre otras muchas: "no es cierto (que la fórmula indicada en la fórmula general de la reivindicación 1ª de la patente 486.786 y la indicada en la reivindicación 6ª, sea la fórmula genérica universalmente aceptada para representar la estructura del enalapril sin especificar su estereoqímica) por la contradicción implícita en la formulación de la posible representación de una molécula con tres centros estereogénicos de quirilidad definida mediante una fórmula genérica sin estereoquímica indicada" PMR2; "no es cierto (que el esquema de reacción indicado como Método II, Vía II) puede ser representado adecuadamente por el esquema indicado como esquema Merck al carecer de precisión estereoquímica" PMR10; "en términos generales, puede considerarse que es cierto que se reivindican básicamente dos procesos alternativos y que su descripción en los ejemplos es suficiente, pero no es cierto para el caso específico del enalapril para el que se ofrecen solamente ejemplos de aplicación de uno de ellos" PMR45; "es cierto que en la reivindicación 1 .. es una forma absolutamente críptica de referirse, entre muchísimos otros compuestos, al enalapril" [pericial a instancia de Farmhispania -en adelante F- respuesta al extremp 2.4 (PFR2.4)]; "las reivindicaciones de MERCK...no son concisas ..y no son suficientes" [aclaración (a partir de ahora A) pericial a la 1 (PA1) al f. 3088]; y en idéntico sentido PMR1, PMR4, PMR6, PMR50, PMA1.A.1, PMA1.A.4, PFR2.5, PFR2.7, PFR2.12, PFR2.14, PFR2.15, PFR2.16, PFR3.5, PFR3.6, PFR3.7..; y especialmente, con clara extralimitación de la función pericial "que el objeto principal de la invención esté perfectamenta definido en la patente no se da en las patentes de MERCK ya que el objeto principal queda diluído entre los millones de compuestos obtenibles, o entre la multitud de ejemplos reiterativos y que no parece de justicia que se otorgue cobertura a "todas las alternativas imaginables" ni a un procedimiento que permita preparar tal número de compuestos a un coste irrisorio" (PMR21); "para este perito lo insólito (por causar extrañeza aunque parece costumbre de otras circunstancias a las actuales, en el universo de las patentes) es la existencia de tales patentes" (PFR4.23); "es cierto en opinión de este perito (que si bien de la memoria y de los ejemplos de las patentes de Merck podrían extraerse procedimientos que rindan Enalapril, ésto no es suficiente como para conceder a dichas patentes la amplia capacidad de cobertura que pretende la parte actora, en particular si dichos procedimientos no quedan sumarizados de forma coherente y específica en las reivindicaciones" (PMA1.A.5)-; y que en el quinto fundamento de la sentencia recurrida se alude al contenido de las patentes de MERCK.
Pero la sentencia recurrida no desestima la demanda con base en la nulidad de la patente, por insuficiencia descriptiva, falta de unidad de la patente o de altura inventiva -ello nos releva de analizar la trascendencia de los siguientes datos, entre otros: 1) que "tras la especificación de los valores concretos de cada uno de los sustituyentes (la fórmula indicada en la reivindicación 6ª de la, patente 486.786), representa el enalapril, y que para el caso de la fórmula general de la reivindicación 1 llega a representar" (PMR5); 2) que en la reivindicación 10 de la patente 486.786 "el enalapril aparece con su nombre" (PFR2.4); 3) que el procedimiento, aunque no específico para el enalapril, toda vez que "el enalapril se encuentra entre...
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