SAP Alicante 78/2007, 27 de Febrero de 2007
| Ponente | LUIS ANTONIO SOLER PASCUAL |
| ECLI | ES:APA:2007:481 |
| Número de Recurso | 10/2007 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 78/2007 |
| Fecha de Resolución | 27 de Febrero de 2007 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Alicante, Sección 8ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCION OCTAVA.
TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA
ROLLO DE SALA Nº 10 (C-1) 07
PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 693/05
JUZGADO de lo Mercantil nº 1 Alicante
SENTENCIA Nº 78/07
Ilmos.
Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera
Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual
Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán
En la ciudad de Alicante, a veintisiete de febrero del año dos mil siete
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca Comunitaria e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre violación de marca comunitaria, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Comunitaria con el número 693/05, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, las mercantiles Servideu S.L. y Productos Flower S.A., representados por el Procurador D. Enrique de la Cruz Lledó y dirigidos por la Letrada Dª. Olga Sanvicente Ballarín; y como parte apelada las mercantiles actoras Canna B.V. y Canna España Fertilizantes S.L., representadas por el Procurador D. José Antonio Saura Ruiz y dirigidas por el Letrado D. Juan Casula Oliver, que ha presentado escrito de oposición.
Por el Juzgado de Marca Comunitaria número uno de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 693/05, se dictó sentencia con fecha 6 de septiembre de 2006, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que estimando la demanda interpuesta por Canna BV y Canna España Fertilizantes S.L. contra Servideu S.L. y Productos Flower S.A., debo declarar y declaro que la utilización por los demandados del signo Bio-Canna en relación con productos de las clases 1 y 5 del nomenclator y especialmente fertilizantes para plantas de cannabis, infringe la marca comunitaria Canna nº 2.763.266 y debo condenar y condeno solidariamente a los demandados a 1) estar y pasar por las anteriores declaraciones. 2) a cesar inmediatamente y abstenerse en el futuro en el territorio de la Unión Europea de toda forma de uso de los signos a los que se refiere el pronunciamiento declarativo o que incorpore la denominación Canna como marca en los productos de las clases para los cuales los ha registrado la actora, nombre comercial o dominio de Internet y a renunciar a la titularidad del nombre de dominio "bio-canna.com". 3) a la retirada a su costa del tráfico económico los productos, medios o materiales publicitarios y cualesquiera otros documentos o soportes en los que se reproduzcan los signos a los que se refiere el pronunciamiento declarativo. 4) a la destrucción a su costa de los productos y materiales a que se refiere el precedente apartado, salvo en caso de eliminación de los signos en cuanto a los productos en los términos fijados en el fundamento jurídico décimo. 5) al pago de la cantidad de 8.452.70 € peor por perjuicios. 6) a la publicación a su costa de la parte dispositiva de la sentencia en la revista especializada "Cáñamo. La revista de la cultura del cannabis" en los términos del fundamento jurídico décimo. 7) el importe de la indemnización coercitiva y el día inicial de devengo se fijará en ejecución de sentencia. Las costas se imponen a los demandados. ".
Contra dicha Sentencia se preparó recurso de apelación por la parte arriba referenciada; y tras tenerlo por preparado, presentaron el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado, presentándose los correspondientes escritos de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 10 de enero de 2007 donde fue formado el Rollo número 10/C-1/07, en el que, tras denegar por auto de fecha 15 de enero de 2007 la propuesta de prueba documental formulada por la parte apelante, así como la celebración vista oral, se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 27 de febrero de 2007, en el que tuvo lugar.
En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.
VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.
El recurso de apelación que motiva el pronunciamiento de este Tribunal, y que se formula frente a la Sentencia dictada en la instancia por el Juzgado de Marca Comunitaria, trae origen en un doble fundamento, a saber, de un lado, en el cuestionamiento de la decisión judicial sobre la demanda reconvencional y por tanto, en la disputa sobre la promovida nulidad de la marca comunitaria de la mercantil holandesa actora, Canna B.V., registrada ante la Oficina Armonizadora del Mercado Interior (OAMI) el día 2 de enero de 2004 con el número 2763266 con el formato mixto según es de ver en la digitalización del registro según documento unido a la demanda
( "CANNA The solution for growth and bloom"), nulidad sustentada en la pretendida concurrencia de la causa de prohibición absoluta prevenida en el artículo 7-1-c) del Reglamento 40/94 de marca comunitaria; y, en segundo lugar, en el cuestionamiento de la existencia de violación marcaria y, por tanto, en la oposición a la estimación que de la demanda se hace en la sentencia que se censura.
Los términos del litigio, tal cual quedaron planteados en la primera instancia, y cuyo conocimiento ha de enmarcar la solución de este Tribunal, pueden resumirse del siguiente modo.
La sociedad holandesa Canna B. V., valiéndose de su filial licenciada, Canna España Fertilizantes S.L., ofrece en el mercado español, con la marca CANNA, fertilizantes químicos y, con la adición BIO, fertilizantes biológicos, productos ambos destinados principalmente a la fertilización de la planta de cannabis que vende a través de cuatro productos identificados con los nombres TERRA, SUBSTRA, FLORES y COCO.
La marca CANNA, que usa en España en virtud de contrato de licencia, la mercantil Canna España Fertilizantes S.L., está registrada a favor de la sociedad holandesa ante la OAMI desde el día 2 de enero de 2004 para los productos comprendidos en las clases 1, 16 y 31, siendo así que en España, las mercantiles Servideu S.L. y Productos Flower S.A., comercializan también fertilizantes para el cannabis, bajo la denominación Bio-Canna, que es marca puramente denominativa, y que está registrada a favor de Servideu S.L. en la Oficina Nacional de Patentes y Marcas desde el día 16 de mayo de 2005.
Conocida dicha situación las actoras han promovido acción por infracción o violación de la marca comunitaria de que son titulares y del nombre comercial, formulándose oposición, primero, mediante el ejercicio, a través de la correspondiente demanda reconvencional, de acción de nulidad de la marca comunitaria por su naturaleza descriptiva, es decir, por incurrir en la prohibición contemplada en el artículo 7-1-c) RMC y, en segundo lugar, en la consideración que no existe riesgo de confusión y, por ello, de violación de la marca comunitaria de las actoras en los términos del artículo 9-1-b) RMC.
La Sentencia de instancia, tras tomar en consideración que el derecho exclusivo que se defiende lo respecto de la marca CANNA, con exclusión de la frase incorporada al registro "The solution for growth and bloom", desestima la demanda reconvencional, negando el carácter descriptivo de la marca CANNA, y estima la demanda principal en la consideración de que el uso por los demandados de la marca Bio-Canna en relación a los productos de las clases 1 y 5, vulnera, por producir confusión en el consumidor (art 9-1-b ) RMC), el derecho de marca comunitaria en los términos en que está registrado por la actora, con los pronunciamientos oportunos a dicha declaración.
Como se señaló, en el ámbito del conflicto descrito, se ejercita vía reconvencional -art 51-1-a) RMC - por las mercantiles demandadas acción de nulidad de la marca comunitaria CANNA por haberse registrado, según denuncian, contraviniendo la prohibición absoluta contempla en el apartado c) del párrafo 1º del artículo 7 del citado RMC, precepto que, siguiendo la estela del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/1004/CEE, dispone que se denegará el registro de las marcas que estén "compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio".
Argumentan los apelantes que la marca CANNA indica de modo inequívoco, una vez se relaciona el signo con el producto fertilizante que se comercializa, el producto mismo y sus características, es decir, que se trata de abono para cannabis destinado al crecimiento y floración de la planta, de manera que, dada esa inmediata relación, no es admisible que se impida a los competidores la utilización del término CANNA para los productos destinados al cannabis.
Debe el Tribunal advertir en primer término que no es necesario, para aplicar la prohibición de que se trata, que el signo o marca sea exclusivamente descriptivo para caer bajo la órbita de la prohibición del artículo 7-1-c) RMC -STJCE, Caso Doublemint, C-1991/2001, de 23/10/2003 - pues, como se señaló en esa Sentencia, es preciso examinar si el sintagma controvertido puede ser utilizado por otros operadores económicos para designar una característica de sus productos y servicios.
En el caso la conclusión de este examen es negativa y por tanto, sólo con este argumento, la respuesta al planteamiento de nulidad que formula la apelante debe ser negativa ya que la denominación CANNA, en el mejor de los casos entendible dentro de un abanico de posibilidades como...
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