SAP Madrid 34/2007, 8 de Febrero de 2007
| Ponente | GREGORIO PLAZA GONZALEZ |
| ECLI | ES:APM:2007:747 |
| Número de Recurso | 434/2006 |
| Número de Resolución | 34/2007 |
| Fecha de Resolución | 8 de Febrero de 2007 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 28ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28
MADRID
SENTENCIA: 00034/2007
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
Sección 28
1000A
C/ GRAL. MARTINEZ CAMPOS, 27
Tfno.: 91-4933189 Fax: 91-4931996
N.I.G. 28000 1 7020612 /2006
Rollo: RECURSO DE APELACION 434/2006
t6
Proc. Origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 140 /2005
Órgano Procedencia: JDO. DE LO MERCANTIL N. 5 de MADRID
De: DANONE, S.A.
Procurador: PABLO SORRIBES CALLE
Contra: GANADERIA PRIEGOLA, S.A.
Procurador: MARIA DEL CARMEN ORTIZ CORNAGO
SENTENCIA Nº 34
En Madrid, a ocho de febrero de dos mil siete.
VISTOS, en grado de apelación, por la Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados D. Enrique García García, D. Rafael Sarazá Jimena y D. Gregorio Plaza González, los presentes autos de juicio ordinario sustanciados con el núm. 140/2005 ante el Juzgado de lo Mercantil núm. Cinco de Madrid, en virtud de demanda interpuesta por DANONE, S.A. contra GANADERÍA PRIÉGOLA, S.A., pendientes en esta instancia al haber apelado la demandante la Sentencia que dictó el Juzgado el día catorce de marzo de dos mil seis.
Han comparecido en esta alzada la parte apelante, representada por el Procurador de los Tribunales D. Pablo Sorribes Calle y defendida por el Letrado D. José Manuel Otero Lastres y la apelada, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª María del Carmen Ortiz Cornago y defendida por el Letrado D. José María Elías de Tejada Lozano.
La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del siguiente tenor: "FALLO: Que desestimando como desestimo la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales D. Pablo Sorribes Calle en nombre y representación de la entidad "DANONE, S.A." contra la mercantil "GANADERÍA PRIÉGOLA, S.A.", representada por la Procuradora Dª María del Carmen Ortiz Cornago, debo absolver y absuelvo a la demandada de todos los pedimentos de la demanda, con expresa imposición de las costas procesales a la parte actora."
Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación la parte demandante y evacuado el oportuno traslado se formalizó oposición por la demandada, elevándose los autos a esta Audiencia provincial, donde fueron turnados a la presente Sección, siguiéndose los trámites legales y señalándose para la correspondiente votación, deliberación y fallo el día ocho de febrero de dos mil siete.
Ha intervenido como Ponente el Ilmo. Sr. D. Gregorio Plaza González, que expresa el parecer del Tribunal.
La demanda interpuesta por DANONE, S.A. contra GANADERÍA PRIÉGOLA, S.A. se funda en la reproducción bidimensional del envase con el que la demandante comercializa su producto distinguido con la marca ACTIMEL y considera que ello constituye un acto de infracción de su marca número 2.355.575 en los términos previstos en la letra c) del apartado segundo del artículo 34 de la Ley de Marcas debido a la utilización por la demandada de una marca notoria (el envase en el que comercializa el producto ACTIMEL) además de un acto de competencia desleal de explotación de la reputación ajena. Añade la demandante que la marca número 2.588.982, de la que es titular la demandada, únicamente busca amparar el uso que hace del envase protegido por la marca número 2.355.575 de DANONE, S.A., aprovechándose de la notoriedad y renombre del mismo, solicitando la nulidad de dicha marca.
De este modo la demanda interesa lo siguiente: 1) Se declare que la demandada ha llevado a cabo una infracción de la marca nº 2.355.575 de la actora. 2) Se declare la nulidad de la marca nº 2.588.982 de la que es titular la demandada, ordenando su cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas. 3) Se declare la deslealtad de la actuación de la demandada consistente en incluir en la presentación de su producto "PRIÉGOLA SIMBIOTIC DRINK", la representación bidimensional del envase que utiliza la actora para la comercialización de su producto "ACTIMEL", que se encuentra protegido por la marca nº 2.355.575. 4) Se condene a la demandada a la inmediata cesación en la comercialización y distribución de su producto "PRIÉGOLA SIMBIOTIC DRINK" en la forma contra la que se actúa en la demanda. 5) Se condene a la sociedad demandada a remover los efectos producidos por su actuación, retirando del mercado el producto "PRIÉGOLA SIMBIOTIC DRINK" bajo la forma de presentación contra la que se acciona. 6) Se condene a la demandada al pago de la oportuna indemnización de daños y perjuicios concretada en el importe que más alto resulte entre el 1% de la cifra de negocios realizada por la demandada con su producto "PRIÉGOLA SIMBIOTIC DRINK" y la del beneficio bruto obtenido por el infractor como consecuencia de la violación hasta la efectiva cesación de la comercialización del producto de referencia en la forma que se estima infractora. 7) Se condene a la demandada a la publicación a su costa del fallo de la sentencia en dos periódicos de tirada nacional.
La Sentencia dictada en la primera instancia resultó desestimatoria de las pretensiones ejercitadas por la demandante.
El recurso de apelación interpuesto plantea en primer lugar la infracción de los artículos 8.1 y 34.2.c) de la Ley de Marcas. Tras reconocerse el correcto análisis de la Sentencia recurrida en relación a los citados preceptos centra la recurrente su discrepancia en lo relativo al requisito de identidad o semejanza del signo que utiliza la sociedad demandada. Sus objeciones se refieren, en primer lugar, a que no puede aplicarse sin más la jurisprudencia del artículo 5.2 de la Directiva de Marcas porque el artículo 34.2.c) de la Ley de Marcas presenta alguna particularidad frente a ese precepto. En segundo lugar entiende la recurrente que se produce un salto lógico en el razonamiento de la Sentencia, ya que en lugar de analizar primero la semejanza entre los signos y posteriormente ver cuales son los efectos que se derivan de dicho análisis, se pasan a analizar directamente los efectos, prescindiendo del primero de los pasos. En tercer lugar la sentencia se aparta del régimen legal del artículo 5.2 de la Directiva de Marcas para situarse en la esfera del riesgo de confusión, que previamente se había declarado irrelevante a los efectos del presente litigio.
Hemos de rechazar con carácter previo los presupuestos sobre los que se asienta el motivo. En primer lugar, porque, por el contrario de lo que se sostiene, la sentencia analiza la semejanza entre los signos y lo hace atendiendo a parámetros absolutamente correctos y según criterio razonable. En segundo lugar, para examinar el referido requisito, el recurso únicamente toma en consideración los propios informes de parte y sustituye la valoración judicial por la propia, parcial e interesada. En tercer lugar, porque en absoluto se aparta la Sentencia del régimen legal aplicable, que precisamente analiza y detalla.
Una salvedad más debemos realizar en relación a los informes periciales. Con frecuencia, tienden a introducirse en la valoración de conceptos eminentemente jurídicos, a los que no debe alcanzar un dictamen, cuando no a realizar juicios de intenciones. Por ello es necesario valorar dichos informes en sus justos términos, a fin de que no acaben supliendo las funciones propias del Tribunal.
La Primera Directiva comunitaria relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas contempla la figura de la marca renombrada. Se concede la facultad de proteger más allá de la regla de la especialidad este tipo de marcas y dicha opción se articula en un doble plano: el de las prohibiciones y causas de nulidad y el del reforzamiento del ius prohibendi del titular de la marca. En cuanto al primer aspecto el apartado cuarto del artículo 4 establece lo siguiente:
"4. Asimismo, cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o si está registrada que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:
-
La marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro de que se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos".
En lo que afecta al reforzamiento del derecho de exclusiva el apartado 2 del artículo 5 de la Directiva 89/104/CEE establece:
"Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos".
También el Acuerdo ADPIC contempla la marca renombrada en el apartado tercero del artículo 16, fijando dos condiciones a las que se subordina la protección de la marca más allá de la regla de la especialidad:
-
Que el uso de la marca en relación a productos o servicios no similares indique una conexión entre tales productos y el titular de la marca. Se trata de una mención relativa al riesgo de asociación.
-
Que dicho uso lesiones probablemente "los intereses del titular de la marca registrada".
La Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades el 14 de septiembre de 1999 ("General Motors Corp.", as....
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