SAP Barcelona, 15 de Junio de 2006
| Ponente | BLAS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO |
| ECLI | ES:APB:2006:8344 |
| Número de Recurso | 802/2004 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Fecha de Resolución | 15 de Junio de 2006 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN DECIMOQUINTA
ROLLO nº 802/2004 - 2ª
JUICIO ORDINARIO 669/2003
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 13 DE BARCELONA
S E N T E N C I A num.
Ilmos. Sres. Magistrados
D. IGNACIO SANCHO GARGALLO
D. LUIS GARRIDO ESPA
D. BLAS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO
En la ciudad de Barcelona, a quince de junio de dos mil seis.
Vistos en grado de apelación, ante la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio ordinario num. 669/2003 seguidos ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 13 de Barcelona a instancia de BIMBO S.A, representada por el Procurador D. Javier Segura Zariquiey y defendida por el Letrado D. Josep Carbonell Callicó, contra NLP PHARMA S.L, representada por el Procurador D. Albert Grasa i Fábrega y defendida por el Letrado D. Jordi Grau i Noia. Estos autos penden ante la Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia de fecha 30 de julio de 2004, impugnada también por la demandada.
La parte dispositiva de la sentencia apelada, de fecha 10 de febrero de 2004, es del tenor siguiente:
"Desestimo la demanda que interpone BIMBO S.A contra NLP PHARMA S.L y en consecuencia ABSUELVO a ésta de todas las peticiones deducidas en su contra. Y DESESTIMO la demanda reconvencional que presenta NLP PHARMA S.L contra BIMBO S.A y en consecuencia ABSUELVO a ésta de todas las peticiones deducidas en su contra. Todo ello sin expresa imposición de costas."
Contra la sentencia mencionada se interpuso recurso de apelación por la demandante mediante escrito del que se dio traslado a la contraria, que se opuso al recuso y a su vez impugnó la resolución, tras lo cual, verificado el traslado a la actora, que se opuso a su vez a la impugnación, admitido que fue el recurso, se elevaron los autos a esta Sala, previo emplazamiento de las partes. Comparecidas las mismas, se siguieron los trámites legales. La votación y fallo del recurso se señaló para el día 29 de marzo de 2006.
En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales, salvo los plazos procesales, que no han podido ser atendidos todos.
Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. BLAS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO.
En el presente procedimiento se asiste al enfrentamiento de dos posturas perfectamente definidas: la de la demandante BIMBO S.A, que considera que su marca nacional SILUETA Nº 1638956, registrada en la clase 5ª del Nomenclátor Internacional como "pan de régimen para enfermos, diabéticos y celíacos" y concedida por la OEPM con fecha 4 de marzo de 1994 (publicada en el BOPI con fecha 16 de mayo de ese año), está siendo vulnerada por el empleo por la empresa demandada, NLP PHARMA S.L, de su marca BIO SLIM SILUETA, marca nacional nº 1789500, para pastillas de eficacia dietética y eliminadoras de grasa, que operan en el mismo sector de los productos dietéticos y que puede inducir a confusión, por más que SILUETA es una marca notoria y renombrada que no precisa del principio de especialidad, pretendiendo así la declaración de la violación mencionada y, subsidiariamente, de la nulidad de esta última marca, así como que se declare que, en todo caso, la conducta comercial de la demandada es contraria a la buena fe concurrencial y constitutiva de un acto de competencia desleal con arreglo a los artículos 5, 11 y 12 de la LCD ; y la de la entidad demandada, que rechaza todas las acciones mencionadas ejercitadas en su contra y además reconviene alegando la caducidad por falta de uso de la marca de la actora para los productos para los que fue registrada, lo que la actora reconvenida rechazó.
La sentencia de primera instancia, ocupándose primero de la reconvención, entendió que la marca que la demandante BIMBO presenta como infringida fue objeto de uso real y efectivo en el plazo legal, por lo que descartó su caducidad; y entrando en el fondo de la cuestión planteada en el pleito principal, consideró que no existía similitud entre los productos que ambas mercantiles comercializan, pues el consumidor medio no confundirá el pan con los comprimidos, rechazó que la marca de la actora sea renombrada, única que permite prescindir del principio de especialidad antes contemplado, desestimó la acción de nulidad de la marca, tanto absoluta como relativa, ejercitada por la demandante, la primera por no concurrir sus presupuestos y la segunda por entender que la aplicable era la legislación derogada de 1988 y, por ende, que la acción estaba prescrita, y finalmente estimó improcedente la acción de competencia desleal ejercitada por BIMBO, por todo lo cual desestimó tanto la demanda principal como la reconvencional, sin condena en costas para ninguna de las partes. Contra ello se alzan ambas, BIMBO apelando la sentencia y NLP PHARMA impugnando también el fallo, reproduciendo sustancialmente sus argumentos.
Compartimos con el Juzgador de instancia la idea de que, alegada la caducidad de la marca que la demandante considera infringida, de lo que deriva el resto de la controversia, conviene afrontar primeramente si en efecto dicha marca ha sido objeto del uso que la LM establece para evitar su caducidad.
La caducidad por falta de uso de la marca, según el artículo 39 de la LM, y merced a sus artículos
55.1.c) y 58 (tal y como ya establecía el artículo 4 de la LM de 1988 y había mantenido la STS de 30 de octubre de 1986 ), exige que el titular que pretenda enervar la caducidad demuestre que ha sido utilizada con arreglo a dicho artículo 39 o que existían causas justificativas de la falta de uso. Según el artículo 39, si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de la publicación de su concesión la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España, por su titular o por un tercero con su consentimiento -art. 39.3 -, para los productos o servicios para los que esté registrada, o tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la LM, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso.
La caducidad por falta de uso, como el resto de causas que recoge el artículo 55 de la LM, se sustenta en una idea básica, como es que la marca sólo cumple su función si es realmente usada en el mercado y sigue reuniendo los requisitos exigidos para su registro. La función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca. (STJCE de 29 de septiembre de 1998 -TJCE 1998220-, Canon, C-39/97). Debe permitir al público al que va dirigida distinguir tales productos o servicios de los procedentes de otras empresas y creer que todos los productos o servicios que designa han sido fabricados o prestados bajo el control del titular de dicha marca, al que puede imputarse la responsabilidad en cuanto a su calidad. Sólo de este modo la marca permitirá que el consumidor que adquiere el producto o el servicio que la marca designa efectúe, al realizar una adquisición posterior, la misma elección si la experiencia resulta positiva o una elección distinta en el caso de que fuera negativa. Así, el artículo 9 del Reglamento de la Marca Comunitaria 40/94 de 20 de diciembre de 1993, al configurar el derecho de exclusiva del titular, y el artículo 4, al conceptuar la marca comunitaria, son bien claros al indicar que la marca es un signo que debe servir "para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas." La vigente Ley de Marcas 17/2001 reproduce esta idea básica. Es claro, entonces, que si por falta de uso no llega a concretarse de modo efectivo la relación del signo con los productos o servicios que quiere identificar, la marca no existe en sentido propio desde el momento en que tal hecho acontezca (art. 55.2 de la LM ). La STS Sala 1ª, de 28 de marzo de 2005, que parte del Estatuto sobre la Propiedad Industrial (que establecía el uso obligatorio de la marca en su artículo 158.5 ) y de la mencionada Ley 32/1988, de 10 de noviembre (que mantuvo el uso obligatorio de la marca y su declaración de caducidad en los artículos 4 y 53 ), recuerda que, mientras el Estatuto se refería simplemente a uso, el texto del artículo 4.1 de la LM de 1988 y del artículo 39.1 de la LM vigente se refieren a uso efectivo y real, lo que se pone en relación con la Directiva Comunitaria de 21 de diciembre de 1988, 104/89/CEE (arts. 10.1 y 12.1 ) y el Reglamento del Consejo sobre la marca comunitaria 40/94, de 20 de diciembre de 1993, que hablan solamente de uso efectivo.
El Alto Tribunal se hace eco de los dos tipos de planteamiento sobre la expresión "uso real y efectivo" que ofrece la doctrina. En el primero, el adjetivo efectivo va referido a la comercialización de productos o servicios dotados de marca cuando alcanzan cierto nivel cuantitativo, y el adjetivo real se liga a la presencia de la marca en el mercado de forma sostenida y continuada. En el segundo, en sintonía con la necesidad de una perspectiva comunitaria uniforme, se resta trascendencia a la doble expresión, considerando que se trata de una mera diferencia formal que no afecta al fondo y al alcance del requisito, y que "real" no puede añadir una cualidad al uso que no estuviera ya comprendida en el término "efectivo" que emplea la Directiva, por lo que se concluye que "la efectividad y realidad del uso comporta que la utilización del signo en cuestión se realice a título de marca, que...
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